условия по проведению патентных

СПЕЦИФИКА ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ПРИ СОЗДАНИИ ТЕХНИКИ, ТЕХНОЛОГИИ И
РАСПОРЯЖЕНИИ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ПРАВАМИ
Докладчик: Карепина Л.Н.
г. Геленджик, 28. 09. 2011
СОДЕРЖАНИЕ
 ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ОПС).…3
 ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ
ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН………………………….……………………………………………….….…4
 ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО
ДОГОВОРАМ.………………………………………………………………………………………………………..……5
 СОЗДАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОГОВОРАМ…….6
 УСЛОВИЯ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ………………………………………………………………………………………………………7
 УСЛОВИЯ ПО ГАРАНТИИ ПАТЕНТНОЙ ЧИСТОТЫ ОБЪЕКТА РАЗРАБОТКИ……………………8
 УСЛОВИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ…….……………….…………….…..9
 УСЛОВИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ОБЪЕКТЕ РАЗРАБОТКИ ПО ДОГОВОРУ
ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ ИС ТРЕТЬИХ ЛИЦ И ИСПОЛНИТЕЛЯ…………………………………… ……11
 УСЛОВИЯ ПО ВЗАИМООТНОШЕНИЮ СТОРОН ДОГОВОРА ПРИ СОЗДАНИИ РИД,
СПОСОБНЫХ К ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ…………………………………………………………………………..12
 ВИДЫ ЛИЦЕНЗИЙ……………………………………………………………………………………………………..13
 СОДЕРЖАНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА ………………………………………………………….14
 ДОГОВОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ…………………………………………………………..15
2
ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ОПС)
ГК РФ раздел 7 регламентирует отношения, касающиеся правовой охраны
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов.
Ряд положений Уголовного кодекса РФ (статьи 146, 147,180), Кодекса РФ об
административных правонарушениях (статья 7.12) предусматривают конкретные
санкции за нарушение прав на результаты интеллектуальной собственности, в
частности, изобретения, полезные модели, промышленные образцы .
ТРЕБОВАНИЯ УКАЗАННЫХ ЗАКОНОВ
 Защита
прав на объекты промышленной собственности (ОПС) строится по
системе частного права.
 Исключительное право на использование охраняемых ОПС принадлежит
патентообладателю.
 Любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать
охраняемые ОПС только с разрешения патентообладателя, т.е на основе
лицензионного договора.
3
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ
ОТНОШЕНИЯ ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН
Статья 460 ГК РФ
…Продавец обязан передать покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц…
Статья 773 ГК РФ
…Исполнитель в договорах обязан:…согласовать с заказчиком необходимость
использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности,
принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование;
гарантировать заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих
исключительных прав других лиц…
Статья 736 ГК РФ
…Подрядчик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать
для эффективного и безопасного использования результата работы, а также о возможных
для самого заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих
требований…
ГОСТ Р 15.011-96 «Патентные исследования»
….Проведение ПИ и представление их результатов предусматривают в договорной
документации на выполнение работ.
…В договорной документации определяют права и обязанности сторон в отношении
результатов ПИ, а также ответственность сторон за последствия, вызванные отказом от
проведения ПИ, выполнением их в ограниченном объеме, отказом от использования их
результатов и т. д….
4
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ДОГОВОРАМ НА СОЗДАНИЕ ТЕХНИКИ И
ТЕХНОЛОГИИ (НИР, ПИР, ОКР)
 Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О СОСТАВЕ
РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ»
установлены требования к содержанию «Пояснительной записки», раздел «л»
…сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных
патентных исследований…
ГОСТ P 21.101-2009 СПДС «ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ», п.4.3.5
…В общих указаниях приводят: запись о результатах проверки на патентоспособность и
патентную чистоту впервые применяемых в проектной документации технологических
процессов, оборудования, конструкций, изделий и материалов, а также номера патентов и
заявок, по которым приняты решения о выдаче патентов на используемые в рабочей
документации изобретений…
ГОСТ 15.012-84 «ПАТЕНТНЫЙ ФОРМУЛЯР»
…Патентный формуляр должен прилагаться к комплекту технической документации
при передаче её другому предприятию (организации)…
5
СОЗДАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ДОГОВОРАМ
Использование в объекте разработки
предшествующей интеллектуальной
собственности, принадлежащей Исполнителю
Создание в процессе выполнения работ
по договору нового технического
решения (РИД), способного к правовой
охране
Использование в объекте разработки
предшествующей интеллектуальной
собственности, принадлежащей
третьему лицу
Договор на
создание
техники и
технологии
Научно – исследовательские, опытно-конструкторские работы,
разработка новых объектов, проектирование предприятий и других
объектов капитального строительства, разработка проектов стандартов.
6
УСЛОВИЯ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Гарантии патентной
чистоты объекта
разработки
Использование
предшествующей ИС
третьих лиц
Исключительные
права на ОПС.
Ответственность
за нарушение
охранного
документа.
Использование
предшествующей ИС
Исполнителя
Экспертиза на патентую
чистоту, новизну объекта
разработки
Взаимоотношения сторон
договора при создании
РИД, способных к
правовой охране
7
УСЛОВИЯ ПО ГАРАНТИИ ПАТЕНТНОЙ ЧИСТОТЫ
ОБЪЕКТА РАЗРАБОТКИ
Исполнитель гарантирует Заказчику
отсутствие охранных документов третьих
лиц, действующих на территории РФ
(территории использования) и
опубликованных до даты проверки
Исполнителем их правового статуса.
• Беспрепятственная промышленная реализация
Заказчиком предложенных РИД на необходимой
территории.
• Соответствие формулировок законодательным
нормам по патентной чистоте объектов.
• Возможность установления ответственности
Исполнителя при возможных претензиях третьих
лиц.
• Оптимизация затрат Заказчика на проверку ПЧ.
В случае предъявления претензии по
поводу нарушения прав третьих лиц на
охранные документы, опубликованные до
даты проверки ПЧ, то ответственность
несет Исполнитель.
• Конкретизирует ответственность Исполнителя, так
как существующая система патентной защиты не
позволяет обеспечить 100 % гарантию.
8
УСЛОВИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исполнитель обязан включить в
отчетные материалы
информацию о всех созданных
охраноспособных РИД
(Отчет о ПИ по ГОСТ Р 15.011-96
(Д-2).
• Полный анализ объекта разработки с выявлением
новых созданных РИД, в отношении которых
возможна правовая охрана в качестве изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов.
• Аналоги, необходимые для оформления заявочных
материалов в РОСПАТЕНТ.
Исполнитель обязан включить
информацию об использовании
ОИП третьих лиц и Исполнителя
(Отчет о ПИ по ГОСТ Р 15.011-96
(Д-3) и ПФ по ГОСТ 15.012-84).
• Обеспечение правовой защищенности Заказчика.
• Своевременное принятие необходимых мер в
техническом, экономическом и юридическом плане.
• Решение вопроса о приобретении прав на
использование ОИП .
9
УСЛОВИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
 Отказ заказчика от выделения средств на проведение ПИ
 Поступления предложений от заказчика по исключению ПИ
 Ограничению работ по ПИ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Полное или частичное снятие
ответственности с за возможное нарушение
прав третьих лиц
ЗАКАЗЧИК
Отсутствие правовой защищенности от
нарушения прав собственности третьих лиц.
Экономический, юридический риски..
10
УСЛОВИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ОБЪЕКТЕ РАЗРАБОТКИ
ПО ДОГОВОРУ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ ИС ТРЕТЬИХ ЛИЦ И ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан согласовывать с
Заказчиком необходимость использования
охраняемых РИД, принадлежащих
Исполнителю или третьим лицам.
• Соответствие Ст.773 ГК РФ.
• Своевременное принятие мер (приобретение
патента, лицензии, изменение технического
решения и др.).
Права и порядок использования
предшествующих ОПС Исполнителя
Заказчиком определяются дополнительно
заключаемым лицензионным соглашением
• Правовое урегулирование использования ИС
в производстве Заказчика.
• Коммерциализация ОПС Исполнителя.
• Источник выплаты вознаграждения авторам .
Исполнитель обязан уведомить Заказчика о
необходимости использования ОПС третьих
лиц до начала их использования. Решение
о приобретении лицензий на право
использования ОПС принимает Заказчик.
• Соответствие с ст. 773 ГК РФ,ч.2 ст.150 ГК.
• Конкретизация взаимоотношений Сторон
договора.
• Изменение стоимости договора в случае
приобретения патента, лицензии.
11
УСЛОВИЯ ПО ВЗАИМООТНОШЕНИЮ СТОРОН ДОГОВОРА
ПРИ СОЗДАНИИ РИД, СПОСОБНЫХ К ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ
Право на получение патентов
на РИД, созданные
работниками Исполнителя
(авторами), принадлежат
Заказчику.
• Отсутствие в большинстве случаев возможности
коммерциализации получаемых исключительных прав на РИД
без разработчика этих РИД.
• Монополизация техники и технологии.
Право на получение патентов
на РИД ,созданные
работниками Исполнителя
(авторами), принадлежат
Заказчику и Исполнителю.
• Соблюдение принципа «выиграл — выиграл»: каждая
сторона имеет право использовать патент в собственной
деятельности, а при продаже лицензии третьей стороне
совладелец патента получает определенную часть
лицензионных платежей.
• Повышение эффективности инновационной деятельности
Сторон договора.
Право на получение патентов
на РИД ,созданные
работниками Исполнителя
(авторами), принадлежат
Исполнителю.
• Соответствие статье 1371 ГК РФ.
• Заказчик вправе, если договором не предусмотрено иное,
использовать созданные РИД на условиях простой лицензии в
течение всего срока действия патента без выплаты за это
использование дополнительного вознаграждения.
• Распоряжение РИД. Обеспечение конкурентоспособности .
12
ВИДЫ ЛИЦЕНЗИЙ
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР - это договор между патентообладателем (лицензиаром),
который предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату)
удостоверенное патентом право использования изобретения, полезной модели или
промышленного образца в установленных договором пределах:

Исключительная лицензия
предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или
средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам

Неисключительная (простая) лицензия
предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или
средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам

Сублицензионный договор
при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования
результата интеллектуальной деятельности другому лицу в пределах прав использования РИД, которые
имеет сам в соответствии с лицензионным договором
Действующим законодательством предоставлена возможность
свободно определять содержание лицензионного
договора (ст. 421 ГК РФ п.4)
Лицензионный договор может содержать элементы различных договоров:
договора аренды, купли-продажи, подряда, договоров о совместной
деятельности .
13
СОДЕРЖАНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА

Предмет договора и способы использования РИД

Вид лицензии (объем передаваемых прав)

Территория действия
(при отсутствии указания территории использования
лицензиат вправе осуществлять использование на всей территории РФ)

Срок действия
(при отсутствии указания срок использования принимается пять лет)

Вознаграждение
(при отсутствии в возмездном лицензионном договоре
условия о размере вознаграждения или
порядке его определения договор считается незаключенным)
ДОГОВОР ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ПАТЕНТА - одна сторона (патентообладатель)
передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на
соответствующий РИД в полном объеме другой стороне - приобретателю
исключительного права (приобретателю патента).
14
ДОГОВОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
ДОГОВОР ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ПАТЕНТОВ
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ
(п.2, ст.1232 ГК РФ)
РОСПАТЕНТ
Без регистрации лицензионный договор считается недействительным
и действует, как обычный договор.
15
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
© ОАО «НИПИгазпереработка», 2011