Обзорx - Высшая школа экономики

О противодействии контрафакту в цементной отрасли
(Препринт – январь, 2012 г.)
Нестеров А. В. профессор НИУ Высшая школа экономики, Москва
Аннотация. В докладе проведен обзор выступлений на бизнес встрече, посвященных противодействию контрафактной продукции в
цементной области. Предложены способы объективного закрепления
доказательственной базы при попытках пресечения нарушений прав
на товарные знаки.
Ключевые слова. Контрафактная продукция, товарные знаки,
цемент, бетон, сухие смеси, подделки, экспертиза, аккредитация.
На недавно прошедшей международной бизнес – встрече,
посвященной цементу, бетону и сухим смесям, ее участники в своих
докладах показали, что необходимо срочно принимать меры для
предотвращения дальнейшего развития такого негативного и опасного
явления в цементной отрасли, как контрафакция.
На встрече обсуждались несколько важных и актуальных идей,
связанных с контрафакцией и фальсификацией цемента и продукции
из него. Первый вопрос заключался в том, что существенно ли
явление
контрафакции и фальсификации цемента и сухих смесей,
или нет? Некоторые представители, работающие в цементной
области, публично утверждают, что вопрос – надуман. Однако в
нескольких докладах на встрече докладчики с цифрами и фактами
показали, что данная проблема существует, не только потенциально,
но и действительно.
В результате встречи было констатировано, что существует
потенциальное
и
действительное
явление
контрафакции
и
фальсификации в цементной отрасли. Данное явление связано с тем,
что появились недобросовестные продуценты цемента и продукции из
него (посредничающие юридические лица) не только в России, но и за
ее пределами, которые не только подделывают товарные знаки, но и
продают
цемент
и
продукцию
из
него
не
соответствующую
требованиям безопасности и пригодности.
В докладе Н. Стржалковской «Возможные риски применения
фальсифицированного
приведены
цемента»
результаты
(Лаборатория
маркетингового
Лафарж)
исследования
были
рынка
тарированного цемента и результаты некоторых испытаний элементов
строительных
конструкций
из
цемента.
Данные
результаты
показывают на необоснованность некоторых мнений, что проблема
контрафакта
и
фальсификата
на
цементном
рынке
является
надуманной.
Однако выводы, которые она сделала, требуют комментария. В
частности, требования к цементам и сухим смесям устанавливаются в
технических регламентах, национальных стандартах (ГОСТ) и/или
стандартах организации. Категорийный подход показывает, что
обязательные требования могут быть установлены не только в
технических регламентах, но и в национальных стандартах и
стандартах организации. При этом утверждение, что национальный
стандарт должен быть обязательным как советский ГОСТ не верно,
т.к.
требования
национального
стандарта
являются
рекомендательными. Однако, если продуцент добровольно принимает
национальный стандарт, то для него эти требования становятся
обязательными. Более того, если на упаковке продукта нанесен знак
ГОСТа, продуцент отвечает за не соблюдение данных требований.
Также не обоснованы утверждения, что ГОСТ замедляет развитие
продуктов, т.к. тормозит инновации. Это не верно, т.к. никто не
запрещает продуценту разрабатывать новые продукты, утверждать
стандарты организации и выпускать продукт в товарный оборот. Затем
продвигать стандарт организации в национальные стандарты. Да, это
потребует определенное время, но это стандартный путь. Кроме того,
никто не запрещает включать в стандарт организации требования по
безопасности, даже более строгие, чем в технических регламентах. На
рисунке
приведена
логическая
схема
категорий
требований
технических регламентов, национальных стандартов и стандартов
организации.
Технического регламента
Национального стандарта
Стандарта организации
Рис. Категории требований
Нет смысла ждать, когда случиться резонансная беда, чтобы
начать противодействовать
данному явлению.
Поэтому второй
вопрос, обсуждаемый на встрече, касался целесообразности и
результативности
противодействия,
недобросовестным
лицам,
действующим в цементной отрасли. Доклады, сделанные на встрече,
показали, что положительные примеры такого противодействия
существуют.
Некоторые крупные производители цемента стали
самостоятельно
которые
преследовать
продуцировали
и
недобросовестных
продавали
продуцентов,
тарированный
цемент
с
маркировкой данных производителей. В докладе представителя ЗАО
«ЕВРОЦЕМЕНТ групп» А. Степаненко
приведены способы такого
преследования. В данный юридический
достаточно
разнообразные
инструменты,
инструментарий входят
которые
необходимо
использовать комплексно, если производитель решил инициировать
преследование
подозреваемого
в
контрафакции
и/или
фальсификации лица.
Важно отметить, что под контрафактом ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ
групп» понимает любое проявление недобросовестной конкуренции.
Сюда относится не только незаконное использование результатов
интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств
индивидуализации юридического лица, средств индивидуализации
продукции, работ, услуг, но и введение в заблуждение в отношении
характера, способа и места производства, потребительских свойств,
качества и количества товара или в отношении его производителей.
Среди
разнообразных
недобросовестным
инструментов
лицам
«ЕВРОЦЕМЕНТ
противодействия
групп»,
кроме
юридического преследования подозреваемых лиц, предлагает усилить
охранные меры путем
упаковках
иных
введение в оборот цемента с указанием на
реквизитов
предприятий
холдинга
ЗАО
«ЕВРОЦЕМЕНТ групп», а также сведений по выданным на их имя
сертификатам
соответствия
и
санитарно-эпидемиологическим
заключениям, для того, чтобы иметь возможность в дальнейшем
преследовать подозреваемых лиц по поводу
введения ими в
заблуждение в отношении характера, способа и места производства,
потребительских свойств, качества и количества товара или в
отношении его производителей.
По каждому материалу о незаконном использовании товарного
знака необходимо назначение и проведение отдельного исследования
с целью выявления принадлежности изъятого товара к контрафакту.
ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» предлагает, в связи с малозначительным
характером
ущерба,
наносимого
правонарушениями, проводить исследование
административными
на безвозмездной
основе специалистами ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» или Федерального
института промышленной собственности Федеральной службы по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (ФГУ
ФИПС, г. Москва). По уголовным делам допустимо проведение
экспертного
исследования
необходимо
добиваться
на
платной
качественного
основе,
по
оформления
которому
экспертного
заключения, ходатайствовать о включении в его исследовательскую
часть
сравнительных
фотографических
изображений
объектов
исследования и оригинальной упаковки.
Хотя сходство обозначений до степени их смешения может быть
очевидным образом установлено, в связи, с чем этот вопрос
разрешается арбитражным судом по общему правилу без назначения
экспертизы (Информационное письмо Президиума ВАС РФ № 122 от
13.12.2007), во многих случаях лицу, инициировавшему юридическое
преследование
подозреваемое
лицо,
необходима
доказательственная база.
А для этого, необходимо осуществлять правильную маркировку
упаковки продукции, а также юридически закрепить интеллектуальные
права на образец продукции,
внести необходимые требования в
договоры с посредниками, защищающие данные права. Также
необходимо усилить требования в договорах с производителями
упаковки, которые наносят на нее фирменные товарные знаки. Для
этого
придется
использовать
средства
идентификации
(идентификационные номера). Хотя затраты на такую упаковку
возрастут, но значительно усложнят деятельность недобросовестных
продуцентов как тарированного цемента, так и его упаковки.
Третий
вопрос,
необходимости
обсуждавшийся
объединить
усилия
на
встрече,
в
касался
противодействии
недобросовестным продуцентам и продавцам цемента и продукции из
него.
В
частности
звучали
предложения
о
лицензировании
деятельности в цементной отрасли, а также принятии некоторых
коллективных мер на базе объединений производителей цемента и
сухих смесей.
Против первой идеи выступили некоторые участники встречи, как
бюрократической
процедуре,
которая
легко
обходится
или
игнорируется. Вторую идею постараемся развить. Представители
Союзцемента
(некоммерческого
объединения
цементных
организаций и предприятий) отметили, что задачами Союза является
защита интересов всех предприятий по разным направлениям. Так, в
апреле текущего года все
участвующие члены Союзцемента,
зафиксировали острую проблему по растущему контрафакту. Было
принято коллегиальное решение о необходимости объединения
усилий цементников по борьбе с контрафактом. Среди мероприятий
они отметили необходимость информирования населения
об
опасности использования контрафактной цементной продукции через
СМИ. Так как цемент распространяется через дистрибьюторов и
ретейлеров, то рекомендовано при работе с ними ужесточить свои
правила
в
договорах
купли-продажи
и
предъявлять
больше
требований к осуществлению контроля над качеством упаковки за
соблюдением прав товаропроизводителя, за осуществлением прав
владельца торгового знака.
Для ограничения негативных явлений по контрафакции и
фальсификации
существует
легитимный
коллективный
способ.
Профессиональные сообщества могут образовывать объединения
или инициировать создание саморегулируемых организаций, которые
могут организовывать органы по аккредитации, которые в свою
очередь,
могут
аккредитовывать
организационные
структуры
посредников, занимающихся тарированием цемента и его продажей.
Отдельные
крупные
продуценты
могут
организационные структуры самостоятельно.
уполномочивать
такие
При этом такие органы
и
продуценты
имею
право
надзора
за
производственной
деятельностью аккредитованных и уполномоченных структур.
В связи с тем, что участились случаи завоза контрафактного
цемента из других стран, возникла необходимость в использовании
средств противодействия проникновения контрафактной цементной
продукции, предусмотренных в Таможенном кодексе Таможенного
союза.
С
образованием
Таможенного
союза
объекты
интеллектуальной собственности (ОИС) должны регистрироваться в
Едином таможенном реестре ОИС (ЕТРОИС).
При
выполнении
экспертного
исследования
таможенному
эксперту должен быть предоставлен объект экспертизы, в который
входит:
- копия Свидетельства на товарный знак (ТЗ), выданного
Роспатентом,
-
копия
заявления
представителя,
от
правообладателя
исключительного
(полномочного
лицензиата),
что
лицу,
осуществляющему деятельность по введению в гражданский оборот
продукции,
содержащей
зарегистрированные
в
установленном
порядке ТЗ, не передавались такие полномочия,
- оригинальные образцы товарных знаков,
-
образцы
товарных
знаков
или
образцы
продукции,
с
нанесенными на них, товарными знаками.
Кроме
того,
для
проведения
экспертно-криминалистическом
экспертизы
таможенном
в
Центральном
управлении
(ЦЭКТУ)
необходимо наличие регистрации ОИС в Таможенном реестре
объектов интеллектуальной собственности.
При обнаружении
прав
интеллектуальной
таможенным органом признаков нарушения
собственности,
выпуск
таких
товаров
приостанавливается на срок до 10 рабочих дней и может быть
продлен еще на 10 дней по заявлению правообладателя. При этом
даже, если ОИС не зарегистрирован в ЕТРОИС, таможня может
осуществлять проверку товара на наличие признаков нарушения прав
интеллектуальной собственности.
Как правило, в данных товарах проверяются ТЗ на содержание в
них обозначений тождественных или сходных до степени смешения со
средствами индивидуализации. Во многих случаях это можно сделать
только с помощью экспертизы.
Далее остановимся на некоторых проблемных вопросах при
изъятии образца продукции, предполагаемого как обладающего
свойствами, свидетельствующими о его контрафактности. Часто при
направлении на специальное исследование или при ходатайстве о
назначении
экспертизы
заинтересованное
лицо
не
правильно
формулирует вопрос или не правильно осуществляет процедуру
получения данного образца продукции.
Часто фигурирует такой вопрос: Является ли образец продукции
контрафактным? Данный вопрос является юридически не корректным
и
не
может
быть
задан
эксперту,
т.к.
юридический
факт
контрафактности продукции определяет должностное лицо.
Обычно, свойства контрафактности продукции, характеризует ее:
-
как
двойника,
т.е.
продукцию,
имеющую
практически
абсолютное сходство с оригиналом,
-
продукцию, имитирующую некоторые внешние свойства
оригинальной продукции, до степени смешения,
создающие у
потребителя ассоциации с продукцией правообладателя,
- как идентичную продукцию, изготовленную на предприятии
правообладателя,
но
перемещаемую
для
продажи
не
уполномоченным на то лицом.
Фактически
контрафактность
продукции
это
юридически
значимые свойства отношений между правообладателями и лицами,
нарушающими данные права на продукцию.
Поэтому
эксперт
компетентность
не
входит
может
в
них
сравнительное
вмешиваться.
исследование
В
его
свойств
товарного знака, упаковки и/или самого образца изъятой продукции с
оригинальным товарным знаком, упаковкой и/или образцом продукции
и выявлении факта сходства или различия сравниваемых объектов.
В
отличие
регистрации,
от
экспертизы
судебных
Роспатента,
экспертов
не
проводимой
интересует
при
сравнение
различительных индивидуальностных свойств предлагаемого для
регистрации объекта и зарегистрированных объектов. Эксперты
выявляют наличие отличий выполнения ТЗ от оригинала или их
отсутствие. Если эксперт не находит отличий в образце, то тогда
вопрос о конртафактности должен решаться должностным лицом,
рассматривающим спорную ситуацию.
Необходимо отметить, что
сейчас в России фактически
отсутствуют методики исследования свойств оригинальных
предмет их отличия или сходства с ТЗ, которые
заменители оригинальных. При этом
ТЗ на
подозреваются как
методические рекомендации
Роспатента по своему названию относятся к жанру
методических
документов, в которых должны разъясняться положения методики,
однако самих утвержденных методик нет.
Анализ арбитражной практики при рассмотрении споров об ТЗ
позволяет сделать некоторые выводы по данной проблеме.
1. Хотя подчеркивается, что судья может, как любой человек
отличить два знака друг от друга, в случаях требующих специальных
знаний
необходимо
прибегать
к
помощи
экспертов
и
иных
компетентностных лиц.
2. Правообладатели имеют право отстаивать свои права не
только на территории России, но и на таможенной границе для
предотвращения попадания контрафактной продукции в Россию. Для
этого они должны зарегистрировать Свидетельство Роспатента в ФТС
России.
3.
При
выявлении
в
гражданском
обороте
продукции,
обладающей свойствами контрафактности, в частности подделке ТЗ,
необходимо юридически зафиксировать данный факт.
4. Для получения объективных доказательств о нарушении своих
прав
правообладатели
в
досудебном
порядке
могут
провести
специальное исследование подозреваемого ТЗ на образце продукции.
В случае получения объективных доказательств, свидетельствующих
о факте контрафакции,
предложить предполагаемому нарушителю
прав на ТЗ в досудебном порядке урегулировать конфликт.
5. В случае судебного рассмотрения спора о ТЗ, подозреваемом
для
использования
на
контрафактной
продукции,
необходимо
ходатайствовать о назначении судебной экспертизы изъятого образца
продукции.
Экспертиза ТЗ,
подозреваемого для обозначения
контрафактной продукции, назначается с целью его сравнения с
оригинальным ТЗ на предмет его подлинности.
6.
Для
усиления
позиции
правообладателя,
он
может
представить письменное доказательство, содержащее заключение
компетентностного лица, осуществившего социологический опрос
потенциальных и действительных потребителей спорной продукции о
восприятии ТЗ на оригинальной и спорной продукции. Данный опрос
должно
проводить
компетентностное
лицо
в
соответствии
с
официально оформленной методикой.
7.
Кроме
формальных
критериев
при
специальном
или
экспертном исследовании оригинального и подозреваемого ТЗ,
специальный
исследователь
или
эксперт
должны
учитывать
фактические обстоятельства использования товарного знака, которые
могут
повлиять
на
вероятность
смешения
потребителями
их
представлений о производителе продукции. В этом случае эксперт
должен решать ситуационную задачу в экспертизе.
8. Если в подозреваемом ТЗ
элементы, и при этом ясно,
смешения
в
рамках
что установить
защиты
товарного
невозможно, то правообладателю
экспертизы
используются неохраняемые
сходство до степени
знака,
практически
ходатайствовать о назначении
не целесообразно. В таком случае правообладатель
может обратиться за защитой своего права в антимонопольный орган
для пресечения недобросовестной конкуренции и использовать
заключение компетентностного лица с результатом социологического
(потребительского) опроса.
9.
Вопрос:
представленной
«Является
ли
продукции,
сходным
(тождественным)
с
обозначение,
до
размещенное
степени
зарегистрированным
на
смешения
товарным
знаком
(свидетельство №)?» относится к юридической квалификации и его
нельзя задавать эксперту.
Эксперты
продукции,
исследуют
упаковки
и
свойства
предоставленного
этикетки,
на
которых
образца
размещены
подозреваемый ТЗ или сходное с ним до степени смешения
обозначение, для их сравнении с оригинальным образцом или
отображением оригинального образца.
производителю
организации
на
необходимо
продукцию
и
Для этой цели фирменному
правильно
оформлять
одновременно
стандарт
разрабатывать
и
утверждать методику специального исследования ТЗ на продукцию на
предмет
выявления
отличительных
свойств
похожих
и
подозрительных ТЗ.
Еще один вопрос на встрече вызвал дискуссию. Хорошо ли
законодательство в области охраны и защиты прав правообладателей
на ТЗ или может быть виноваты сами правообладатели, которые
плохо отстаивают свои права и законные интересы? На наш взгляд,
законодательство
требованиям
в
данной
практики,
недобросовестным
области
раз
лицам
не
оно
совсем
соответствует
фактически
пользоваться
позволяет
преимуществами
контрафакции.
В этой связи можно сформулировать следующие выводы.
1. Необходимо совершенствование законодательства по защите
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности в части
упрощения регламентации действий, как правообладателей, так и
правоохранителей.
2.
Правообладатели
защищать
свои
внедрения
стандартов
должны
интеллектуальные
организации
устанавливать свойства,
самостоятельно
права
путем
(фирмы),
как продукта,
в
охранять
и
разработки
и
которых
так и его
четко
упаковки и
маркировки.
3. Профессиональные сообщества должны создавать правовую
инфраструктуру для участников рынка цемента и цементосодержащих
продуктов,
которая
должна
позволять
осуществлять
профессиональный надзор за безопасностью, пригодностью данных
продуктов и соблюдением прав правообладателей на ТЗ.
В заключении отметим, что не только цементники обеспокоены
проблемой контрафакции и фальсификации. Проблема вышла на
уровень Правительства РФ. В частности появилось
Правительства
РФ
организационного
от
15.09.2011
комитета
по
N
1619-р
подготовке
«Об
распоряжение
образовании
и
проведению
международной конференции и выставки по проблемам защиты прав
интеллектуальной
фальсифицированной
собственности,
и
противодействия
некачественной
продукции,
обороту
а
также
выработки мер, способствующих производству качественных товаров
в феврале 2012 г.».