Цели и способы коммерциализации РИД
advertisement
Зачем институту малое инновационное предприятие (МИП) ? Управляющий партнер Антон Пушков 1 Дочернее предприятие и коммерциализация • Дочернее предприятие (Дочернее предприятие института, ДП) — хозяйственное общество или хозяйственное партнерство, решения которого определяются либо могут определяться Институтом в силу его участия в уставном (складочном) капитале ДП. Понятие «дочернее предприятие» рассматривается в данном документе как аналог широко используемого в российской и зарубежной практике понятия «спин-офф» (spin-off). • Коммерциализация — процесс подготовки (разработки) на основе РИД инновационного продукта (товара, услуги или технологического процесса) для последующего извлечения прибыли путем представления разработанного продукта на коммерческих условиях потенциальному потребителю. 2 Цели и способы коммерциализации РИД Цели Коммерциализации РИД • для Института – получение максимального дохода от использования прав на РИД • для Дочернего предприятия – обеспечение максимальной прибыли учредителей от деятельности ДП Способы коммерциализации РИД • Лицензирование разработанной ИС устоявшимся на рынке, успешным коммерческим компаниям • Учреждение ДП с предоставлением такому ДП лицензии на использование РИД с целью их Коммерциализации Каждому Институту рекомендуется разработать собственную Политику по управлению ИС, в рамках которой предусмотреть Коммерциализацию РИД через создание ДП 3 Создание Институтом Дочернего предприятия • • • • Институт может учредить ДП как самостоятельно, так и совместно с другими лицами Институт вносит право использования ИС в уставный (складочный) капитал ДП без согласия собственников имущества (но с уведомлением уполномоченного федерального органа — Минобрнауки) В уставный (складочный) капитал ДП может быть внесено право использования следующих видов ИС: программы для ЭВМ, базы данных, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау) Независимая оценка прав на ИС, вносимых в качестве вклада в уставный (складочный) капитал ДП, не проводится, если внутренняя экспертиза оценила их менее чем в 500 000 рублей Дополнительные возможности для Института • Получать роялти за Лицензирование (помимо доли в уставном капитале) • Получить в обмен на лицензирование РИД Дочернему предприятию любую долю в уставном (складочном) капитале ДП — минимальные или максимальные пределы законодательством не установлены • Продать за денежные средства право на использование РИД любому лицу (может потребоваться получение согласия собственника имущества) • Предоставлять ДП как неисключительную, так и исключительную лицензию на РИД 4 Правовое регулирование малых инновационных предприятий (МИПы) С 01 сентября 2013 года университеты и научные организации вправе учреждать МИПы: в том числе в форме хозяйственных партнерств с любым размером собственной доли участия а также привлекать третьих лиц для участия в МИПах минуя требование об обязательной оплате денежными средствами не менее чем половины их долей (акций) с возможностью самостоятельно распоряжаться доходами, полученными от реализации долей, акций и вкладов в МИПах МИПы получили возможность осуществлять передачу третьим лицам право использовать предоставленных им университетами и научными организациями результатов интеллектуальной деятельности, например, посредством сублицензирования Последовательность действий при получении новых РИД Бизнес-планирование. Привлечение инвестора •Уведомление о создании РИД •Постановка РИД на учет •Действия по обеспечению правовой охраны (подготовка патентных заявок, введение режима ноу-хау и т.д.) Учет и охрана новых РИД •Выбор способа коммерциализации •Заключение соглашения о намерениях •Формирование команды •Разработка финансовой модели •Предварительная независимая экспертиза плана Коммерциализации ИС •Привлечение посевного финансирования •Переговоры с соучредителями •Оценка прав, предоставляемых по лицензии •Заключение дополнительного соглашения к соглашению о намерениях •Проведение собрания учредителей (с оформлением протокола об учреждении) •Создание ДП •Заключение лицензионного соглашения между Институтом и ДП •Уведомление Минобрнауки •Получение ДП начальной инвестиции Формирование Дочернего предприятия Разработка инновационного продукта и его вывод на рынок •Создание и тестирование инновационного продукта •Переоформление лицензий в случае получения патентов на РИД, лицензированные в качестве ноу-хау •Мониторинг использования лицензии на РИД Дочерним предприятием •Выход Института из ДП путем продажи своей доли в уставном (складочном) капитале ДП 6 Последовательность действий Института по охране ИС После получения уведомления о создании охраноспособного РИД Институт: • оформляет права на РИД и, если необходимо, вводит режим коммерческой тайны • ставит РИД на учет как нематериальный актив • принимает решение о способе коммерциализации РИД • подписывает соглашение о намерении с соучредителями • подает патентные заявки После учреждения ДП Институт: • передает Дочернему предприятию исключительную лицензию на использование ИС* • принимает на себя обязательства по передаче исключительной лицензии на все будущие патенты, которые будут получены на данную ИС Предоставление по лицензии права использования РИД, подлежащих регистрации, должно быть 7 зарегистрировано в Роспатенте в установленном порядке Учреждение Дочернего предприятия института Последовательность действий при учреждении ДП Дочернее предприятие института (ДП) Хозяйственное общество Общество с ограниченной ответственностью (ООО) Акционерное общество (АО) Хозяйственное партнерство • Выбор юриста для учреждения ДП (дальнейшие действия рекомендуется производить по согласованию с выбранным юристом) • Определение наименования ДП • Выбор адреса постоянно действующего исполнительного органа ДП • Подготовка учредительных документов • Регистрация ДП в Федеральной налоговой службе • Регистрация ДП в Пенсионном фонде и Фонде социального страхования • Изготовление печати • Подготовка приказа о вступлении в должность генерального директора ДП • Заключение трудовых договоров с членами Команды, а также договора аренды помещения • Открытие расчетного счета ДП • Оплата долей в уставном капитале ДП 8 Инвесторы Дочернего предприятия института Риски Дочернего предприятия института и Команды Инвестиция Кредит Грант института развития Нет Да Нет Чем отвечает ДП по обязательствам, принятым на себя при получении финансирования? В момент инвестиции ДП предоставляет Инвестору долю в уставном (складочном) капитале. Иной ответственности перед Инвестором нет. Всем своим имуществом Нет ответственности Чем рискует Команда лично по обязательствам, принятым ДП при получении финансирования? Репутацией Репутацией Репутацией Да, через общее собрание участников ООО и, часто, совет директоров Нет Нет Нужно ли возвращать предоставленную ДП сумму финансирования? Участие в управлении Дочернего предприятия института 9 Стартапы - какой статус требуется? Физическое лицо Плюсы Минусы Отсутствие формальностей Риск незаконной предпринимательской деятельности Отсутствие затрат для получения статуса ИП или создания ЮЛ Ограниченная возможность оформления прав на объекты интеллектуальной собственности Отсутствие временных затрат по сдаче налоговой отчетности и уплате налогов и сборов Ограниченная возможность структурирования отношений с партнером или инвестором Индивидуальный предприниматель Плюсы Минусы Простая процедура регистрации Отвечает по долгам всем своим имуществом Отсутствие затрат для создания ЮЛ Ограниченная возможность структурирования отношений с партнером или инвестором Упрощенная система налогообложения Не вправе осуществлять некоторые виды деятельности Как правильно выбрать форму для бизнеса? В чем основные отличия между ООО, ЗАО и ХП (хозяйственные партнерства)? ООО ЗАО ХП Уставной капитал разделен на доли участников Уставной капитал разделен на акции для акционеров Складочный капитал разделен на вклады участников Есть вклад в имущество, не увеличивающий УК Вклад в имущество не предусмотрен законом Не может принадлежать одному лицу Можно запретить продажу доли третьим лицам Акционер может безвозмездно передать права на акции третьему лицу Не может быть учредителем и участником других ЮЛ Есть дополнительные права или обязанности У акционеров равные права в зависимости от типа и кол-ва акций Гибкие условия привлечения финансирования Разрешается непропорциональное распределение прибыли Дивиденды распределяются по акциям каждой категории Гибкие условия по структуре и органам управления Можно исключить участника в случае злоупотреблений Есть возможность выпуска различных типов и классов акций Особая защита прав на результаты интеллектуальной деятельности Дорогостоящая процедура по нотариальному оформлению продажи долей Дорогостоящая процедура по ведению реестра акционеров Не может осуществлять рекламу своей деятельности Содержание Договора об осуществлении прав участников ограничено законом Содержание Акционерного соглашения ограничено договором Широкие полномочия по согласованию условий в Соглашении об управлении партнерством Размытие долей Института и соучредителей в уставном капитале Дочернего предприятия Размытие — это пропорциональное уменьшение размера долей всех участников ООО после внесения новым участником (напр., инвестором) своего вклада в уставный капитал. До внесения Институтом в уставный капитал исключительной лицензии на ИС Команда распределила внутри себя доли следующим образом: Участник 1 Участник 2 Участник 3 Участник 4 Участник 5 ИТОГО: Номинальная стоимость доли, тыс. руб. 45,6 60,8 32,3 32,3 19,0 190,0 (размер уставного капитала) Размер доли 45,6/190=24% 32% 17% 17% 10% 100% Институт вносит исключительную лицензию на использование ИС, которая оценена в 10 000 рублей Участник 1 Участник 2 Участник 3 Участник 4 Участник 5 Институт ИТОГО: Номинальная стоимость доли, тыс. руб. 45,6 60,8 32,3 32,3 19,0 10,0 200,0 (новый размер уставного капитала) Размер доли 45,6/200=22,8% 30,4% 16,15% 16,15% 9,5% 5% 100% 12 Формирование доходов Института от деятельности Дочернего предприятия института Пример формирования доходов Института Время от момента получения новой ИС Учреждение ДП 1 год 6 лет Разработка Инновационного продукта 9 лет Выход на рынок Продажи доли Института Продажи доли Института Продажа сублицензии Получение ДП устойчивой прибыли Продажи доли Института или получение дивидендов Институтом Получение роялти Получение роялти 13 Предоставление Институтом прав использования результатов исследовательской деятельности Дочернему предприятию Ключевые положения лицензионного договора • • • • • • Описание объекта интеллектуальной собственности (ИС), в частности, наименование и носители ноу-хау, номер патента Способы использования объекта ИС Вид лицензии (рекомендуется исключительная лицензия) Срок и территория лицензии Отчетность об использовании лицензии Оплата лицензии (в виде получения доли в Дочернем предприятии и (или) в виде роялти, например, 1% от сбыта Инновационного продукта на рынке) В случае, если Дочернее предприятие является участником проекта «Сколково», рекомендуется обратиться в Центр интеллектуальной собственности «Сколково» для получения квалифицированной помощи специалистов по подготовке и подаче патентных заявок, оформлению и регистрации в Роспатенте и (или) иностранных ведомствах лицензионных договоров. 14 Практические проблемы при передаче прав на объекты интеллектуальной собственности • Запрет отчуждения прав, только лицензирование ИС путем вклада в уставной капитал МИПа • Неразвитость механизмов прямого лицензирования и кросслицензирования прав от университетов и научных организаций третьим лицам • Проблема переманивания/утечки кадров/технологий из университетов и научных организаций • Проблема принадлежности прав на служебные объекты интеллектуальной собственности, создаваемые авторами при совместительстве • Недостаточное использование патентных поисков, патентных ландшафтов и исследований рынков • Низкая активность при зарубежном патентовании Коммерциализация ИС двойного назначения Сведения, составляющие государственную тайну • необходимо принять меры для обеспечения доступа к информации об ИС двойного назначения, составляющей государственную тайну, только для лиц, имеющих соответствующий допуск к таким сведениям в силу закона Патентование ИС двойного назначения за рубежом • Заявка на выдачу патента на изобретение или полезную модель, созданные в Российской Федерации, может быть подана за рубежом по истечении 6 месяцев со дня подачи заявки в Роспатент, если в указанный срок заявитель не будет уведомлен о том, что в заявке содержатся сведения, составляющие государственную тайну Единая технология • Это сложный объект, включающий в себя несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности • Право на технологию может передаваться для использования единой технологии на территориях иностранных государств с согласия государственного заказчика или распорядителя бюджетных средств в соответствии с законодательством о внешнеэкономической деятельности 16 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Подготовлено Правовой практикой ООО «Центр интеллектуальной собственности «Сколково» 17
