Разработки украинских коллег по вопросам судебной экспертизы.

www.intelect.org.ua
1
перевод
Изобретения и полезные модели
Судебная экспертиза и исследование - это исследование специалистом на основе
специальных знаний материальных объектов и процессов, которые содержат информацию
про обстоятельства дела, которое находится в ведении органов дознания, досудебного и
судебного следствия или при получении запроса от заинтересованных лиц.
Объектами судебной экспертизы и исследований, связанных с изобретениями и
полезными моделями, могут быть:




изобретение;
полезная модель;
объект хозяйственной деятельности (устройство, вещество и т.п.);
процесс (технология изготовления, и т.п.).
Судебные экспертизы, связанные с изобретениями и полезными моделями,
назначают:



при разрешении судом вопроса о нарушении прав владельца изобретения или
полезной модели;
при признании патента на изобретение или полезную модель недействительным в
связи с нарушением прав тетьих лиц;
при признании патента на изобретение или полезную модель недействительным в
связи с несоответствием их условиям предоставления правовой охраны и т.п.
Основные вопросы, которые разрешаются при судебной экспертизе:









Порочат ли новизну изобретения (полезной модели) по патенту № 000 сведения
(указать сведения), которые содержатся в материалах дела, и которые были
общедоступными до даты подачи заявки?
Соответствует ли изобретение по патенту № 000 условию изобретательского
уровня с учетом сведений (указать сведения), которые содержатся в материалах
дела, и которые были общедоступными до даты подачи заявки?
Является ли техническое решение по патенту № 000 очевидным, то есть таким,
которое явно вытекает из уровня техники на основе известных приемов и
методов, дающих известный результат, которые содержатся в сведениях
(указать сведения) из материалов дела?
Допускает ли изложение условия промышленной применимости в описании
патента на изобретение (полезную модель) по патенту № 000 принципиальную
возможность его (ее) осуществления?
Какой совокупностью признаков можно охарактеризовать полученное изделие
(указать изделие)?
Влияют ли на технический результат, которого можно достичь, признаки
изобретения по патенту № «000»?
Содержит ли формула изобретения (полезной модели) по патенту №
000 признаки, которых не было в поданной заявке?
Провести исследование соответствия признаков формулы изобретения (полезной
модели) по патенту № «000» и объекта хозяйственной деятельности (указать
объект) .
Используется ли в изделии (указать изделие) каждый признак изобретения
(полезной модели), включенный в независимый пункт формулы по патенту №
«000»?
www.intelect.org.ua








2
перевод
Изменился ли характер, механизм взаимодействия признаков объекта
хозяйственной деятельности (указать объект) по сравнению с запатентованным
изобретением (полезной моделью) по патенту № «000»?
Есть ли у признаков объекта хозяйственной деятельности (указать объект) и
признаков изобретения (полезной модели) по патенту № «000» общие свойства,
которые необходимы для получения технического результата, для достижения
которого предназначено изобретение (полезная модель)?
Являются ли признаки, разные по технической сути, в патенте № 000 и объекте
хозяйственной деятельности (указать объект) эквивалентными, то есть такими,
которые выполняют одинаковую функцию и предназначены для достижения
одного и того же результата?
Являются ли признаки изобретения (полезной модели) по патенту № «000» и
признаки (указать устройство, способ, вещество), которые опубликованы в
источнике информации (указать сведения), взаимозаменяемыми?
Была ли в результате замены признака (указать признак) изобретения (полезной
модели) по патенту № «000» изменена его (ее) сущность?
Может ли элемент (указать какой) выполнять функцию замененного элемента
(указать какого) с тем же результатом, то есть может быть использованным
качестве такого же средства в объекте техники (указать каком), к которому
относится изобретение по патенту № «000»?
Достигается ли в объекте хозяйственной деятельности (указать объект),
предположительно выполненным с использованием запатентованного
изобретения (полезной модели) по патенту № «000», существенно лучший
результат?
Появились ли новые свойства у объекта хозяйственной деятельности (указать
объект), который выполнен с использованием изобретения (полезной модели) по
патенту № «000»?
При назначении экспертиз или заказе исследований, связанных с изобретениями и
полезными моделями, необходимо прикладывать следующие материалы:





заверенную копию патента на изобретение (полезную модель);
объект хозяйственной деятельности;
надлежащие материалы, в которых содержатся сведения об объекте
хозяйственной деятельности;
надлежащие материалы, в которых содержатся сведения о способе;
иные материалы в зависимости от вопросов, поставленных на разрешение
эксперта.
Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения
Судебная экспертиза и исследование - это исследование специалистом на основе
специальных знаний материальных объектов и процессов, которые содержат информацию
про обстоятельства дела, которое находится в ведении органов дознания, досудебного и
судебного следствия или при получении запроса от заинтересованных лиц.
Объектами судебной экспертизы и исследований, связанных с товарными знаками и
знаками обслуживания, могут быть:


зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания;
нанесенные на товары обозначения;
www.intelect.org.ua



3
перевод
обозначения, сопровождающие оказание услуг;
коммерческие (фирменные наименования);
доменные имена и т.п.
Судебные экспертизы, связанные с товарными знаками и знаками обслуживания,
назначают:



при разрешении судом вопроса о нарушении прав владельца зарегистрированного
товарного знака и знака обслуживания;
при признании свидетельства на товарный знак и знак обслуживания
недействительным в связи с нарушением прав третьих лиц;
при признании свидетельства на товарный знак и знак обслуживания
недействительным в связи с несоответствием заявленного обозначения условиям
получения правовой охраны и т.п.
Основные вопросы, которые разрешаются при судебной экспертизе:








Являются ли обозначение «ХХХ» и товарный знак по свидетельству Украины №
000 тождественными или сходными настолько, что их можно спутать или
ввести в заблуждение относительно лица, которое оказывает услуги или
производит товары с использованием указанного знака?
Являются ли сравниваемые знаки по свидетельствам Украины №000, №111
тождественными или сходными настолько, что их можно спутать или ввести в
заблуждение относительно лица, которое оказывает услуги или производит
товары с использованием указанного знака?
Состоит ли товарный знак по свидетельству Украины № 000 только из
обозначений, которые не имеют различительной способности (указывают на вид,
качество, количество, принадлежность, назначение, ценность товаров, на место
их изготовления или сбыта и т.п.)?
Содержит ли товарный знак по свидетельству Украины № 000 элементы,
которые не охраняются?
Обладает ли словесный элемент «XXX», который является частью товарного
знака по свидетельству Украины № 000, различительной способностью для
товаров класса 00 МКТУ?
Обладают ли изобразительные элементы «XXX» и «YYY», которые являются
частью товарного знака по свидетельству Украины № 000, различительной
способностью для товаров класса 00 МКТУ?
Содержит ли коммерческое (фирменное) наименование «ХХХ» обозначение,
сходное с товарным знаком «YYY» (свидетельство Украины № 000) настолько,
что такие обозначения и знак можно спутать или могут ввести в заблуждение
относительно лица, которое производит товары или предоставляет услуги?
Является ли обозначение «XXX» общеупотребительным обозначением для товаров
и услуг определенного вида?
При назначении экспертиз или заказе исследований, связанных с товарными
знаками и знаками обслуживания, необходимо прикладывать следующие
материалы:


заверенную копию свидетельства на товарный знак;
выписку о товарном знаке из государственного реестра зарегистрированных
знаков для товаров и услуг;
www.intelect.org.ua


4
перевод
в случае разрешения вопроса о нарушении прав владельца знака – экземпляры
объектов, на которых размещено обозначение нарушителя;
иные материалы в зависимости от вопросов, поставленных на разрешение
эксперта.
Промышленные образцы
Судебная экспертиза и исследование - это исследование специалистом на основе
специальных знаний материальных объектов и процессов, которые содержат информацию
об обстоятельствах дела, которое находится в ведении органов дознания, досудебного и
судебного следствия или при получении запроса от заинтересованных лиц.
Объектами судебной экспертизы и исследований, связанных с промышленными
образцами, могут быть:



промышленные образцы;
промышленные изделия;
материалы, которые содержат информацию об изделии и т.п.
Судебные экспертизы, связанные с промышленными образцами, назначают:



при разрешении судом вопроса о нарушении прав владельца промышленного
образца;
при признании патента на промышленный образец недействительным в связи с
нарушением прав третьих лиц;
при признании патента на промышленный образец недействительным в связи с
несоответствием их условиям предоставления правовой охраны (например новизны) и т.п.
Основные вопросы, которые разрешаются при судебной экспертизе:


Воспроизводит ли изделие "Х"зарегистрированный промышленный образец?
Был ли известен промышленный образец до подачи заявки на регистрацию
промышленного образца и т.п.?
При назначении экспертиз или заказе исследований, связанных с промышленными
образцами, необходимо прикладывать следующие материалы:





заверенную копию патента на промышленный образец;
выписку о патенте на промышленный образец из государственного реестра
зарегистрированных промышленных образцов;
в случае разрешения вопроса о нарушении прав владельца промышленного образца объект, в котором воплощен промышленный образец или какое-либо его
изображение;
в случае разрешения вопроса о признании патента на промышленный образец
недействительным на основании несоответствия условию новизны – материалы,
которые порочат новизну промышленного образца с указанием даты их
изготовления, публикации и т.п.;
иные материалы в зависимости от вопросов, поставленных на разрешение
эксперта.
www.intelect.org.ua
5
перевод
Комментарии и пожелания (В. Хорошкеев):
При подготовке проекта методики для российской судебной патентной экспертизы
(патентно-технической, патентно-правовой, патентно-экономической) желательно
провести распределение вопросов для эксперта и подготовку их корректных
формулировок с учетом не только видов охраняемых объектов, но и с учетом
следующих категорий дел:
1. Споры о нарушении прав на использование охраняемых объектов
2. Споры о квалификации объекта: а) при отказе в выдаче охранного документа, б)
при аннулировании ранее выданного документа
3. Споры об авторстве
4. Споры об авторском вознаграждении
5. Споры между правами на разные объекты (ИЗ, ПМ, ПО, ТЗ)
6. Споры по договорным обязательствам
7. Споры о служебном/неслужебном характере изобретения
Следующим этапом работы над проектом методических рекомендаций будет
разработка порядка проведения исследований и оформления результатов этих
исследований для ответа на те или иные вопросы суда (например, порядка проведения
сопоставительного анализа формулы изобретения и объекта техники).
Желательно также подготовить проект кодекса профессиональной этики судебного
патентного эксперта + объем информации о себе и своем профессиональном опыте для
кандидатов в судебные эксперты.
Отдельные этапы этой работы можно провести до следующих июньских
коллегиальных чтений, для чего предложить коллегам выбрать наиболее знакомые и
интересующие их темы и вопросы для дальнейшей детальной проработки и
подготовки докладов.
На самих коллегиальных чтениях выделить один день только под тематику судебной
экспертизы.
Сам готов взять уже упомянутую тему «Порядок проведения сопоставительного
анализа формулы изобретения и объекта техники».
В.А. Хорошкеев