Шаг 2. Распределение и юридическое закрепление прав на

Шаг 2. Распределение и юридическое закрепление прав на
интеллектуальную собственность между сторонами, участвующими во
внедрении
2.1. Преимущества владельцев интеллектуальной собственности
Правообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения,
полезной модели или промышленного образца (объекты патентного права) в соответствии
со статьей 1229 IV части ГК РФ любым не противоречащим закону способом, в том числе,
в соответствии с п.2 ст. 1358 ГК РФ, право на ввоз на территорию Российской Федерации,
изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в
гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы
изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный
образец.
Правообладателю принадлежит исключительное право на использование объектов
авторского права, в том числе программ для ЭВМ и баз данных в соответствии со ст. 1270
IV части ГК РФ, любым способом и в любой форме на территории всего мира, в течение
всего срока действия исключительных прав, с правом их передачи полностью или
частично на условиях, определяемых по собственному усмотрению Правообладателя.
Нематериальная природа объектов интеллектуальной собственности является
ключевым моментом, определяющим условия их использования в качестве объекта
экономических отношений:
 правообладатели
интеллектуальной
собственности
могут
быть
учредителями фирм путем внесения объектов интеллектуальной
собственности в уставный капитал предприятия;
 правообладатели могут передать права пользования интеллектуальной
собственностью по лицензии;
 исключительные права на интеллектуальная собственность могут быть
использованы в качестве залога;
 интеллектуальная собственность обеспечивает защиту от конкурентов на
период выведения на рынок новой продукции, а также защиту от
недобросовестной конкуренции;
 интеллектуальная собственность, как показатель научно-технического
уровня новой продукции, способствует созданию имиджа предприятия;
 права на интеллектуальную собственность ставятся на бухучет в качестве
нематериальных активов предприятия, что позволяет снизить налог на
прибыль путем уменьшения налогооблагаемой базы на величину
амортизации нематериальных активов и величину затрат на создание
объектов интеллектуальной собственности.
2.2. Выбор способа внедрения объекта интеллектуальной собственности
Способы введения объектов интеллектуальной собственности в хозяйственный
оборот (внедрения, коммерциализации) могут быть схематично представлены следующим
образом:
 создание нового производства (технологическая разработка (изобретение,
полезная модель, промышленный образец, селекционное достижение,
программа для ЭВМ, база данных, топология интегральных микросхем, ноухау) доведена до стадии опытного образца и внедряется вновь созданном
предприятии);
 усовершенствование действующего производства (технологическая
разработка (изобретение, полезная модель, промышленный образец,
селекционное достижение, программа для ЭВМ, база данных, топология

интегральных
микросхем,
ноу-хау)
является
значительным
усовершенствованием процесса производства (продукта, изделия) и
внедряется предприятии);
продажа
лицензии
(научно-техническая
разработка
(методика,
программный модуль, база данных или иной объект) доведена до товарного
вида и вводится в хозяйственный оборот путем предоставления
правообладателем лицензии на использование).
Правообладатель патента (свидетельства) на изобретение (или иные объекты)
может избрать любую допускаемую законом форму предпринимательской деятельности
для организации использования научно-технического инновационного решения. Он
вправе стать учредителем предприятия, внести принадлежащее ему право на объект
интеллектуальной собственности в качестве своего вклада в уставный фонд вновь
создаваемого или уже действующего юридического лица.
Распределение и/или юридическое закрепление прав на интеллектуальную
собственность между сторонами, участвующими во внедрении при любой форме
коммерциализации осуществляется на основе лицензии.
2.3. Виды лицензии и их регистрация
Лицензии имеет следующие разновидности:
 лицензия неисключительная (простая);
 лицензия исключительная;
 договор отчуждения исключительного права (полная лицензия);
 договор франшизы (содержащий исключительную или неисключительную
лицензии)
Неисключительная лицензия не лишает Лицензиара (продавца) прав
самостоятельного использования объекта лицензии и выдачи аналогичных лицензий
другим лицам, Лицензиату (покупателю) разрешается использовать объект лицензии на
условиях и в течение срока действия лицензии.
Исключительная лицензия частично лишает Лицензиара (продавца) прав
самостоятельного использования объекта лицензии и выдачи аналогичных лицензий
другим лицам, а Лицензиату (покупателю) разрешается использовать объект лицензии
монопольно, но только на определенной территории, на определенных условиях в течение
срока действия лицензии.
Договор отчуждения исключительного права (полная переуступка прав) полностью
лишает Лицензиара (продавца) прав самостоятельного использования объекта лицензии и
выдачи аналогичных лицензий другим лицам, а Лицензиату (покупателю) разрешается
использовать объект лицензии монопольно в течение всего срока действия охранного
документа.
Договор неисключительной лицензии или договор исключительной лицензии
могут заключаться:
- при внедрении объекта интеллектуальной собственности (ОИС) на вновь
созданном предприятии;
- при внедрении ОИС на действующем предприятии.
Аналогично, договор отчуждения исключительных прав может заключается:
- при внедрении объекта интеллектуальной собственности (ОИС) на вновь
созданном предприятии;
- при внедрении ОИС на действующем предприятии.
При вкладе исключительных прав в уставной капитал предприятия осуществляется
стоимостная оценка объекта интеллектуальной собственности, определяется доля вклада
Правообладателя, которая отражается в учредительном договоре.
Франшиза - это гибкая форма передачи новых технологий. Привлекательность
франшизинга как формы внедрения технологии состоит в том, что франшиза обеспечивает
пробную эксплуатацию рынка, помогает определить реальную потребность рынка. Эта
форма коммерциализации не требует больших капитальных вложений. По результатам
франшизинга можно сделать вывод о целесообразности организации отдельного
производства с применением инновационной технологии.
Правообладателю технологической разработки (изобретения, полезной модели,
промышленного образца, селекционного достижения, программы для ЭВМ, базы данных,
топологии интегральных микросхем, ноу-хау) в полном объеме принадлежит право
выбора в отношении выбора вида лицензии.
Особенности регистрации передачи прав на объекты интеллектуальной
собственности.
Объекты интеллектуальной собственности условно подразделяются на объекты:
- патентного права (изобретения, полезные модели, промышленные образцы);
- объекты авторского права (программы для ЭВМ, базы данных и др.);
- специальные объекты (ноу-хау, селекционные достижения, топологии
интегральных схем)
1) Предоставление права использования объектов патентного права (изобретения,
полезные модели, промышленные образцы) осуществляется на основе лицензионного
договора, который подлежит регистрации в Патентном ведомстве РФ и без регистрации
считается недействительным (ст.1235, ст.1369 IV части ГК РФ).
Правила регистрации лицензионных договоров представлены на сайте Роспатента
http://www.rupto.ru/ в разделе «Нормативные документы»
Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о
предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки
обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также
договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности,
охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации
Правила государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на
изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные топологию интегральной
микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного права на
изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование
места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для
ЭВМ, базу данных, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. № 1020
Правила подачи и рассмотрения заявления патентообладателя о предоставлении права на открытую
лицензию и публикации сведений о таком заявлении
2) Предоставление права использования объектов авторского права (программы
для ЭВМ, базы данных) осуществляется на основе лицензионного договора. Регистрации
подлежат только договора об отчуждении исключительного права ан программу.
3) Предоставление права на использование секрета производства (ноу-хау)
осуществляется на основе договора, предметом которого является раскрытие информации
на условиях конфиденциальности. Такой договор также носит название лицензионного
(беспатентная лицензия), регистрация такого договора законом не предусмотрена.
2.4. Группы правообладателей технологических разработок и юридические
особенности передачи прав на объекты интеллектуальной собственности
2.4.1. Научно-исследовательские институты. Высшие учебные заведения
НИИ и ВУЗы является основным источником значительного количества новых
перспективных технологий и ноу-хау. Права на все технологические разработки,
(изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения,
программы для ЭВМ, базы данных, ноу-хау), созданные по служебному заданию или в
связи с выполнением плановых НИР принадлежат работодателю (ст.1295, ст.1298, ст.1370,
ст.1373 IV части ГК РФ).
Предоставление права использования или отчуждения исключительных прав на
служебные произведения и другие объекты интеллектуальной собственности
заинтересованным юридическим и физическим лицам возможно только на основании
разрешения администрации Института (ВУЗа), оформленного в соответствии с
действующими законодательными нормами.
Внесенные законом N 217-ФЗ дополнения (п. 3 ст. 5 Закона "О науке и
государственной научно-технической политике" относительно бюджетных научных
учреждений и созданных государственными академиями наук научных учреждений и п. 8
ст. 27 Закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" относительно
высших учебных заведений, являющихся бюджетными образовательными учреждениями
и созданных государственными академиями наук высших учебных заведений) являются
революционными. По общему правилу, закрепленному в пункте 4 ст. 66 Гражданского
кодекса РФ, бюджетные учреждения могут быть участниками хозяйственных обществ с
разрешения собственника, если иное не установлено законом.
Права на интеллектуальную собственность могут быть проданы по лицензионному
договору или вложены в уставной капитал предприятия. Денежная оценка права,
вносимого в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества по
лицензионному договору, утверждается решением общего собрания учредителей
(участников) хозяйственного общества, принимаемым всеми учредителями (участниками)
хозяйственного общества единогласно. Если номинальная стоимость (увеличение
номинальной стоимости) доли или акций участника хозяйственного общества в уставном
капитале хозяйственного общества, оплачиваемых таким вкладом, составляет более чем
пятьсот тысяч рублей, такой вклад должен оцениваться независимым оценщиком.
Таким образом, для НИИ и ВУЗов (в соответствии с Законом 217 ФЗ), отчуждение
прав на служебные объекты интеллектуальной собственности требуют специального
разрешения вышестоящей организации (учредителя), в частности Министерства
образования и науки.
При выполнении государственных контрактов в отношении распределения
имущественных прав на созданные объекты интеллектуальной собственности следует
руководствоваться законодательством РФ (см. Методические рекомендации по
отражению в государственных контрактах вопросов правовой охраны и использования
результатов научно-технической деятельности, утв. Руководителем Роспатента Б.П.
Симоновым 02.03.2006 г.)
За использование служебных объектов интеллектуальной собственности авторам
выплачивается вознаграждение на основании договора (соглашения) между
работодателем и работником о размерах, условиях и порядке его выплаты в случаях
предусмотренных законодательством РФ (Постановление Совета МинистровПравительства РФ от 14.08.93 №822 «О порядке применения некоторых положений
бывшего СССР…» (в части выплаты вознаграждения авторам); Постановления Пленума
Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. N
5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации»); п. 5 ст. 1246 IV части ГК РФ).
2.4.2. Временные научные коллективы
Временные научные коллективы, создающие технологические разработки по
собственной инициативе серьезно ограничены в средствах и существуют, в основном, на
энтузиазме ученых.
Как правило, правообладателями исключительных прав являются несколько
авторов (физических лиц). Заключение лицензионных договоров осуществляется только с
согласия всех правообладателей. Несогласие хотя бы одного правообладателя с условиями
лицензионного договора влечет за собой невозможность осуществления передачи прав на
объект интеллектуальной собственности.
Между авторами-правообладателями технологической разработки заключается
договор о распределении имущественных прав при коммерциализации объекта в
зависимости от доли творческого вклада и доли вклада денежных средств при создании
ОИС.
Эта группа имеет наибольший потенциал коммерциализации технологий и в
большей степени привлекает инвесторов.
2.4.3. Малые и средние инновационные предприятия
К этой группе относятся предприятия, руководители которых являются новаторами
(ученые, инженеры, которые сами прошли тернистый путь коммерциализации своих
разработок). Их предприятия конкурентоспособны, а продукция высокотехнологична. Эта
группа субъектов постоянно расширяет сферу своей деятельности, приобретает лицензии,
усовершенствует
процессы
производства,
стимулирует
рационализацию
и
изобретательство на предприятии, расширяет сегмент рынка.
Как правило, в инновационных компаниях развит инновационный менеджмент одно из направлений стратегического управления, осуществляемого на высшем уровне
руководства компании. Его целью является определение основных направлений научнотехнической деятельности компании: разработка и внедрение новой продукции
(инновационная деятельность); модернизация и совершенствование выпускаемой
продукции; дальнейшее развитие производства традиционных видов продукции; снятие с
производства устаревшей продукции.
При создании и внедрении в производство собственных технологических
разработок (изобретений, полезных моделей, ноу-хау и др.) предприятие выплачивает
сотрудникам-авторам внедренной разработки авторское вознаграждение от использования
ОИС в соответствии со законодательством РФ (Постановление Совета МинистровПравительства РФ от 14.08.93 №822 «О порядке применения некоторых положений
бывшего СССР…» (в части выплаты вознаграждения авторам); Постановления Пленума
Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. N
5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации»); п. 5 ст. 1246 IV части ГК РФ).
2.4.4. Изобретатели-одиночки
К этой группе относятся ученые или просто талантливые люди, которые по
различным причинам выбыли из процесса организованной научной или производственной
деятельности и перешли в разряд «одиночек».
В соответствии с законодательством, Автор- правообладатель технологической
разработки (изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного
достижения, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем,
ноу-хау) может распоряжаться исключительными правами любым доступным способом и
может выбрать любой вид лицензии при введении своей разработки в хозяйственный
оборот (внедрении) .
Как показывает практика, изобретатели-одиночки ограничены в средствах, их
разработки в своем большинстве находятся на стадии идеи, но они продолжают работать
и патентовать свои решения. Безусловно, встречаются перспективные идеи и технические
решения, которые перспективны для внедрения. Однако, лицензионные договора на
разработки не доведенные до товарного вида (без опытного или лабораторного образца)
заключаются крайне редко. Современный научный прогресс невозможен без кооперации и
концентрации большого количества финансовых и людских ресурсов.
2.5. Нематериальные активы инновационного предприятия
2.5.1.Условия принятия к бухгалтерскому учету исключительных прав на объект
интеллектуальной собственности в качестве нематериального актива
ПБУ 14/2007 содержит обязательный перечень условий, позволяющий принять к
бухгалтерскому учету объект в качестве нематериального актива:
а) объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в
частности, объект предназначен для использования в производстве продукции, при
выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для
использования в деятельности, направленной на достижение целей создания
некоммерческой организации (в том числе в предпринимательской деятельности,
осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации);
б) организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный
объект способен приносить в будущем (в том числе организация имеет надлежаще
оформленные документы, подтверждающие существование самого актива и права данной
организации
на
результат
интеллектуальной
деятельности
или
средство
индивидуализации - патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об
отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на
средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключительного
права без договора и т.п.), а также имеются ограничения доступа иных лиц к таким
экономическим выгодам;
в) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других
активов;
г) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е.
срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
д) организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или
обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно
определена;
ж) отсутствие у объекта материально-вещественной формы.
В ПБУ 14/2007 определено, что обязательным условием принятия к
бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива является условие достоверность определения фактической (первоначальной) стоимости объекта. Также,
условием признания нематериального актива является осуществление контроля
организации над объектом. Признаком контроля является наличие «надлежаще
оформленных документов».
2.5.2. Состав расходов на создание и приобретение нематериальных активов
инновационного предприятия
В соответствии с пунктом 7 ПБУ 14/2007 фактической (первоначальной)
стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном
выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине
кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная организацией при
приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в
запланированных целях.
В составе расходов на приобретение НМА учитываются:
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации правообладателю (продавцу);
таможенные пошлины и таможенные сборы;
невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины,
уплачиваемые в связи с приобретением нематериального актива;
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через
которые приобретен нематериальный актив;
суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные
с приобретением нематериального актива;
иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериального
актива и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.
В случае создания нематериального актива, кроме расходов предусмотренных
выше, к расходам также относятся:
суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг сторонним
организациям по заказам, договорам подряда, договорам авторского заказа либо
договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или
технологических работ;
расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых при создании
нематериального актива или при выполнении научно-исследовательских, опытноконструкторских или технологических работ по трудовому договору;
отчисления на социальные нужды (в том числе единый социальный налог);
расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования,
установок и сооружений, других основных средств и иного имущества, амортизация
основных средств и нематериальных активов, использованных непосредственно при
создании нематериального актива, фактическая (первоначальная) стоимость которого
формируется;
иные расходы, непосредственно связанные с созданием нематериального актива и
обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.