Извлечение из книги В
advertisement
Извлечение из рукописи книги: В.Джермакян «От изменения патентной формулы до теории эквивалентов и пресечения противоправного использования»,М.,ОАО ИНИЦ «Патент», 2008, стр. 97-105 (в оригинале возможны незначительные редакционные правки) 7.2. Косвенное нарушение патентных прав Во многих странах нарушения патентных прав условно подразделяются на прямые и косвенные.1 В российском патентном праве установление нарушения патентных прав связано с признанием запатентованного изобретения, полезной модели или промышленного образца противоправно использованным в контексте определенного толкования условий, определяющих такое использование. Мнение о невозможности признания косвенного нарушения патентных прав базировалось на толковании нормы, определяющей признание использования противоправным, как содержащей якобы императивное условие того, что продукт или способ при констатации факта использования должны в любой момент времени содержать каждый признак из независимого пункта формулы или эквивалентный ему2. Иначе говоря, если каждый признак в отдельности и всю совокупность признаков из независимого пункта формулы нельзя одновременно «пощупать руками» в продукте или способе, то нельзя говорить о свершившемся факте использования объекта патентных прав в продукте или способе3. Под прямым нарушением на примере изобретения на продукт, понимается использование изобретения, когда все признаки из независимого пункта формулы содержатся в изготовленном продукте, а под косвенным нарушением - когда часть признаков реализована в комплектующих, из которых сам продукт еще не собран, а часть признаков будет реализована автоматически только при сборке комплектующих, например, признаки, определяющие взаимное расположение отдельных комплектующих. 2 Остальные условия использования не перечисляются как не влияющие на рассматриваемую ситуацию. 1 3 Промышленные образцы не рассматриваются, хотя ситуация тождественная по всем аспектам. Такое толкование приводит к непризнанию продукта противоправно использованным, когда, например, мебель лежит на складе в разобранном виде, и остается ее собрать по предписанной схеме. Только в собранном виде будет иметь место использование каждого признака в таком продукте как сборно-разборный диван или книжный шкаф. Использовавшими такой объект патентных прав по всем признакам из независимого пункта формулы будем мы с Вами, уважаемые читатели, как купившие и собравшие у себя дома такую, по сути, контрафактную мебель. Но такое использование изобретения (полезной модели, промышленного образца) в личных целях не является правонарушением, и патентообладатель снова остается с пшиком от своих патентных прав. Тем не менее, один из видов косвенного нарушения патентных прав, уже был предусмотрен в Патентном законе РФ, согласно пункта 1 статьи 10 которого признается нарушением исключительных прав ввоз, изготовление, применение, предложение к продаже, продажа и иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ. Приведенная норма полностью перенесена в подпункт 3 пункта 2 статьи 1358 части 4 ГКРФ (далее – Кодекс). С принятием четвертой части Кодекса, по моему мнению, уже полностью снимается спорный вопрос о невозможности признания противоправного использования объекта патентного права в различных косвенных видах его использования. Прямое или косвенное нарушение патентных прав можно рассматривать только при условии признания принципиальной возможности толкования продукта использованным не только в собранном, но и в разобранном виде. В этом состоит коренной вопрос и от его разрешения зависит толкование косвенного нарушения патентных прав. Если из разобранных узлов или деталей может быть собран иной продукт, т.е. продукт, не подпадающий под формулу патента на рассматриваемый продукт, на такой «разобранный» продукт не может распространяться принцип косвенной охраны. Но как только из разобранных узлов (деталей) будет собран именно запатентованный продукт, вступит в действие принцип прямой охраны данного продукта. Даже на бытовом уровне, купля-продажа сборно-разборного дивана никогда не толкуется как купля-продажа двух боковых подлокотников, четырех ножек и складного матраца. Товаром и предлагаемым к продаже продуктом является диван, хотя он может храниться и поставляться в разобранном виде. Исходя из доктрины исключительного права, принятой в статье 1229 Кодекса, патентообладатель вправе использовать запатентованное изобретение, полезную модель или промышленный образец по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, а также может распоряжаться исключительным интеллектуальной деятельности, правом если на такой настоящим результат Кодексом не предусмотрено иное. Патентообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование объекта патентных прав, при этом отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие объект патентных прав без согласия патентообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом (временное нахождение транспортных средств на территории России, проведение научного исследования в отношении запатентованного продукта или способа, использование последних при стихийных бедствиях и катастрофах и другие действия, не признаваемые нарушением исключительных прав патентообладателя согласно статье 1359 Кодекса. Использование объектов патентных прав (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия патентообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование объектов патентных прав лицами иными, чем патентообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом. Из последнего абзаца следует, что Кодекс в пункте 1 статьи 1229 не ограничил перечень действий, признаваемых незаконным использованием, только теми, которые предусмотрены Кодексом, в т.ч. числе, естественно, и в отношении объектов патентных прав. Последнее позволяет утверждать о том, что Кодекс не препятствует признанию и косвенного нарушения прав, хотя последнее терминологически прямо не оговорено в Кодексе в числе видов противоправного использования объектов патентных прав, перечисленных в статье 1358 Кодекса. Однако указанный вывод базируется на статье 1229 Кодекса, в которой способы использования любых объектов исключительных прав не ограничены только теми, которые перечислены в Кодексе. Такой подход толкования противоправного использования объектов патентных прав в корне отличается от того, который применялся по отношению к статье 10 Патентного закона РФ. И хотя перечень действий (способов) незаконного использования объектов патентных прав, приведенный в пункте 2 статьи 1358 Кодекса ничем по существу (только редакционные правки) не отличается от такого же перечня по пункту 1 статьи 10 Патентного закона РФ, теперь получена возможность расширенного толкования видов действий (способов) использования объектов патентных прав. Изложенное выше имеет непосредственное отношение к признанию косвенного нарушения патентных прав, с которым российские специалисты нынешнего поколения практически не сталкивались, хотя данный вопрос в теории патентного права рассматривался и отечественными специалистами. Проф. И.Я. Хейфец в своей книге «Основы патентного права», Ленинград, 1925 г. на стр. 278-279 писал: [Сфера исключительных прав принадлежит патентодержателю; всякое нападение на эту сферу, всякое вторжение в нее составляет объективный состав патентной контрафакции, поскольку предмет подделки совпадает с охраняемом патентом изобретением. На практике, в подавляющем большинстве случаев, контрафакторы не воспроизводят с механический точностью изобретения, охраняемого патентной формулой; они изменяют, иногда упрощают, а иногда даже улучшают его. Граница существенных изменений, подпадающее под охрану патента, определяется теорией эквивалентов, выше нами рассмотренной. Наука уголовного права различает в каждом деликте несколько стадий его выполнения: подготовительною деятельность — приготовление и покушение, и выполнение деликта - его окончание. В общей системе преступных деяний контрафакция относится к второстепенным деликтам, при которых вся подготовительная деятельность — не только приготовление, но и покушение — является ненаказуемой. Лишь оконченный деликт контрафакции выявляет во вне нравственнее состояние деятеля, требующее воздействия на него со стороны правопорядка мерами исправительного характера. Поэтому нас интересует в данном случае лишь вопрос о том, когда контрафактное действие является оконченным; другими словам, нам нужно установить грань между окончанием деликта и соприкасающейся с ним стадией подготовительных действий — покушением. Как общее правило, преступление считается оконченным, когда весь законный состав его осуществлен деятелем. Контрафакция как мы выше показали, есть вторжение в сферу исключительных прав держателя патента; поэтому деликт является оконченным, когда вторжение в эту сферу осуществлено деятелем, изготовление, распространение, т.е. когда имеется налицо преступное продажа или употребление патентованного предмета в промышленных целях. Достаточно, чтобы был изготовлен хоть один экземпляр охраняемого предмета, чтобы выпуск предмета в оборот произошел хотя бы один раз, чтобы офферта была предложена, хотя и не сопровождаема акцептом, чтобы патентная контрафакция считалась бы законченной. При изготовлении патентованного предмета достаточно окончания преступления, чтобы все охраняемые части были настолько изготовлены, что достаточно их собрать для пуска в ход; нет надобности, чтобы они фактически оказались собранными или даже, чтобы прибор или приспособление были уже пущены в ход.] Проф. Хейфец И.Я. в 1925 году ссылался в своей книге на действовавшую в то время статью 14 Уголовного кодекса РСФСР, согласно которой карается и покушение на совершение деликта4. Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации содержит аналогичную по содержанию статью 30: [Статья 30. Приготовление к преступлению и покушение на преступление 1. Приготовлением к преступлению признаются приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. 2. Уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям. 3. Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.] 4 ДЕЛИКТ (от лат. delictum - нарушение, вина) - то же, что проступок (гражданское, административное, дисциплинарное правонарушение); сам термин "Д." не применяется в российском законодательстве, Таким образом для признания патента на устройство нарушенным достаточно чтобы все его узлы были изготовлены так, что остается только собрать их предписанным образом для получения «устройства в сборе», которое будет выполнять предписанное ему назначение. Данную схему не следует приравнивать к детскому конструктору, унифицированные детали которого можно собирать в различные детские игрушки практически неограниченного ассортимента. Речь идет об устройстве, узлы которого не унифицированы, а наоборот, строго ориентированы только на совместное функционирование при сборке по заданной конструктивной схеме или схемам. Примером такого устройства является автомат Калашникова, который будет функционировать как оружие только в собранном виде, но собрать его конкретную модификацию можно только по одной конструктивной схеме. Поставка автомата в разобранном виде и, даже в отдельных ящиках по узлам, должна рассматриваться как приготовление к нарушению патента, т.е. приготовление к совершению преступления. Такой же вывод сделан проф. Сергеевым А.П.: «С точки зрения принятого во многих странах подразделения нарушений патентных прав на прямые и косвенные все перечисленные выше нарушения относятся к числу прямых нарушений. В российском патентном законодательстве ничего не говориться о том, образует ли косвенное нарушение например вторжение в исключительную сферу патентообладателя, поставка комплектующих изделий или материалов, предназначенных для изготовления или использования запатентованного объекта. Однако исходя из смысла закона, можно сделать вывод, что нарушениями патентных прав должны признаваться любые действия, имеющие прямой или косвенной целью несанкционированное введение в хозяйственный оборот охраняемых объектов»5. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации, издание второе, переработанное и дополненное, из-во Проспект, М-ва, 2005, стр. 549. 5 Как следует из третьего абзаца пункта 1 статьи 1229 Кодекса, незаконность использования результатов интеллектуальной деятельности, а, следовательно, и объектов патентных прав, влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами. В отношении объектов патентных прав наряду с гражданскоправовыми санкциями ответственность за патентообладателей, предусмотрена некоторые также нарушения предусмотренная статьей уголовно- прав 147 правовая изобретателей УК РФ (в и ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ). «Статья 147. Нарушение изобретательских и патентных прав 1. Незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству, если эти деяния причинили крупный ущерб, наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до двух лет. 2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет». В соответствии со ст. 147 УК РФ к числу уголовно- правовых нарушений отнесены незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству, если эти действия причинили крупный ущерб. Поэтому на будущее не будем забывать, что и косвенное нарушение патентных прав может быть наказуемо как уголовно- правовое нарушение при признании незаконного косвенного использования объектов патентных прав. Самое интересное в том, что российская Фемида не стала дожидаться появления Кодекса как явления Христа народу, и еще во время действия Патентного закона РФ признала факт именно косвенного нарушения патентных прав, хотя и без упоминания в решении термина - косвенное. Последнее и не требуется, т.к. деление нарушений патентных прав на прямые и косвенные, как уже было указано ранее, является абсолютной условностью, которая не может и не должна влиять на признание нарушения как таковым. В 2005 году в Арбитражном суде г. Москвы было рассмотрен иск в отношении нарушения исключительных прав по пат. РФ №2002050 на «Исполнительный орган горной машины», формула изобретения которого изложена следующим образом: «1.Исполнительный орган горной машины, включающий резцодержатель с упорной поверхностью и с отверстием, резцовую головку с установленным в отверстии резцодержателя с возможностью вращения и зафиксированным от осевого перемещения хвостовиком и с обращенной к поверхностью упорной и поверхности подвижно резцодержателя установленный между упорной упорными поверхностями резцодержателя и резцовой головки упорный элемент, отличающийся тем, что резцодержатель выполнен с расположенным соосно с его отверстием кольцевым пазом, а упорный элемент выполнен с ответным осевым выступом, который расположен в кольцевом пазу резцодержателя, при этом обращенные к упорным поверхностям соответственно резцодержателя и резцовой головки поверхности упорного элемента имеют износостойкость меньшую, чем упорные поверхности соответственно резцодержателя и резцовой головки. 2. Исполнительный орган по п.1, отличающийся тем, что образующая кольцевого паза резцодержателя расположена под углом к продольной оси отверстия в резцодержателе». При рассмотрении в Арбитражном суде г.Москвы дела №А-4031254/03-83-281 (решение от 29.10.2003) о прекращении нарушения данного патента, суд принял во внимание в качестве доказательств нарушения исключительных прав патентообладателя рекламные проспекты ответчика, в которых предлагались к раздельной продаже резцы и система резцодержателей для дорожных фрез, и соответствующие таможенные декларации, подтверждающие факт поступления указанного оборудования в Россию. В данной ситуации, несмотря на раздельную поставку резцов и систем резцодержателей для дорожных фрез, суд признал доказанным нарушение исключительных прав, т.к. поставляемые резцы и системы резцодержателей для дорожных фрез предназначены только для совместного использования, о чем было указано в рекламных проспектах ответчика, и ответчик не отрицал этого факта. В решении суда указано, что совокупность указанных обстоятельств позволяет сделать вывод о том, что вводящиеся ответчиком в оборот на территории Российской Федерации резцы указанных модификаций и системы резцодержателей как единое целое содержат каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте формулы изобретения по патенту №2002050. Следовательно, в силу пункта 2 статьи 10 Патентного закона РФ запатентованное изобретение признается использованным в продукте, предлагаемым ответчиком к продаже. Поставка резцов и систем резцодержателей в отдельных упаковках и, возможно, в разное время, не повлияла на решение суда. Суд посчитал, что из второго абзаца пункта 1 статьи 10 Патентного закона РФ следует, что нарушением исключительных прав признаются любые действия6 по использованию изобретения без разрешения патентообладателя, совершаемые, в том числе, посредством ввоза на территорию Российской Федерации или иного введения в гражданский оборот продукта, в котором используется запатентованное изобретение. Суд посчитал такие действия ответчика в силу абзаца 5 пункта 1 статьи 10 Закона РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» формой недобросовестной конкуренции, и указал в решении, что согласно пункта 2 статьи 34 Конституции Российской Федерации не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. Данное решение суда, а также норма статьи 1229 Кодекса, кардинально меняют подход к установлению факта использования запатентованного изобретения, воплощаемого в продукте. При установлении факта использования изобретения суд принял во внимание наличие совокупности определенных обстоятельств и рассмотрел под продуктом не только «единое конструктивное целое», но и комплект составляющих продукт (устройство) узлов, хотя и поставляемых из-за рубежа в Россию раздельно, но предназначенных только для совместного применения. ФАС Московского округа постановлением по делу N КГ-А40/2686-04 от 25 мая 2004 г., решение от 29 октября 2003 года и постановление от 13 января 2004 года Арбитражного суда г. Москвы по делу N А40-31254/03-83281 оставил без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения. Однако на этом спор не закончился и патент № 2002050 по возражению ответчика был аннулирован решением Палаты по патентным спорам, о чем дана публикация в официальном бюллетене Роспатента от 10.06.2005 г., а дело с учетом данного обстоятельства было вновь рассмотрено в суде. 6 Иными словами как прямые, так и косвенные. Патентообладатель не оспорил решение Палаты по патентным спорам в суде. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 10 октября 2005 г. по вновь открывшимся обстоятельствам отменено решение Арбитражного суда г. Москвы от 29 октября 2003 г., которым заявленные требования истца удовлетворены и в решении было отмечено следующее: на момент предъявления иска основанием для заявленных требований являлось нарушение прав патентообладателя, возникших из принадлежности истцу патента № 2002050. Решением Палаты по патентным спорам от 19 апреля 2005 г. №05028575/03(009817) указанный патент признан недействительным полностью. Таким образом, требования истца не могут быть удовлетворены, т.к. сам объект защиты (патент), у истца отсутствует. Соответственно, у истца не могут возникнуть права патентообладателя, охраняемые Патентным законом РФ. В удовлетворении требований истца об обязании ответчика прекратить нарушения патента N 2002050 - отказать. Завершая изложенное можно с уверенностью сказать, что российские суды будут и далее рассматривать и признавать косвенное нарушение патентных прав, и виды таких нарушений с учетом специфики каждого из объектов патентных прав, будет не так просто установить и доказать. Не любая поставка комплектующих будет и может рассматриваться как нарушение исключительного права в отношении конкретного объекта патентных прав. Поставляемые комплектующие должны быть действительно предназначены для сборки (изготовления) именно запатентованного объекта. Вряд ли под «комплектующими» можно будет рассматривать различные самостоятельные и порознь известные компоненты (ингредиенты) какого либо запатентованного вещества. Хотя, чем черт не шутит. Небезынтересно будет наблюдать и за попытками уйти из под действия патента на способ, включающий комплекс операций по изготовлению конечного известного продукта, осуществляемых, тем не менее, на разном оборудовании, установленном в различных цехах и, даже в различных географических территориях. А чем хуже запатентованные промышленные образцы, изделия по которым также хранятся и поставляются в разобранном виде? Как будут изощряться стороны в таких спорах и в отношение каких объектов патентных прав будет подниматься вопрос о признании косвенного нарушения, зависит от квалификации всех сторон спора, но готовиться к атаке или защите интересов клиента лучше уже сейчас.
