Стратегия дела - patent

ЭФФЕК ТИВНОС ТЬ
Стратегия дела
Бывший дилер продавал под брендом
завода чужую продукцию. Незаконную
деятельность удалось остановить
Суть спора: руководство компании, которая долгое время была дилером завода,
создало новую компанию с таким же фирменным наименованием, как и у завода.
Новая компания начала торговать чужой продукцией, аналогичной продукции завода,
используя при этом известный бренд своего бывшего контрагента (завода).
Результат: в судебном порядке заводу удалось заставить компанию-нарушителя
изменить фирменное наименование и взыскать компенсацию за нарушение
его исключительных прав на товарные знаки.
Номера дел: А60-36505/2013, А76-19736/2013.
Обстоятельства спора
Дело выиграл
Сергей Гаврюшкин,
управляющий партнер
«Гаврюшкин и партнеры»
74
UK02_74-79_strategia.indd 74
Челябинский завод – ООО «Завод Триумф» (далее – завод, завод «Триумф») –
с 2008 года плотно сотрудничал с компанией из Екатеринбурга. Она была дилером
завода и реализовывала его продукцию (теплообменное оборудование). Через
некоторое время дилер неожиданно перестал делать заказы заводу. А в 2013 году
выяснилось, что руководство бывшего дилера зарегистрировало новую компанию,
причем под фирменным наименованием, идентичным названию самого завода – ООО «Завод-Триумф» (к исходному наименованию просто добавили дефис).
Фактически под брендом завода новая компания стала реализовывать чужую продукцию, аналогичную продукции завода, но от другого производителя.
Эта новая компания зарегистрировала сайт с похожим доменным именем и разместила на нем каталоги продукции, презентационные и рекламные материалы
завода (у настоящего завода был домен – zavodtriumph.ru, а у компании-нарушителя – zavod-triumph.ru). Причем та компания, которая изначально была официальным дилером завода, тоже стала продавать аналогичную продукцию. В итоге
покупатели были введены в заблуждение – они полагали, что приобретают у дилера
оригинальную продукцию завода «Триумф». Учитывая, что подменная продукция
«Юрист компании» №2, 2015
1/28/15 5:24 PM
ЭФФЕК ТИВНОС ТЬ
Истории профессиональных побед и выигранных споров
оказалась некачественной, это пагубно повлияло на репутацию завода: от некоторых покупателей, которые приобрели ее, начали поступать претензии заводу.
В данном случае нарушалось не только исключительное право завода на его
фирменное наименование, но и его исключительные права на товарные знаки.
В 2012 году завод зарегистрировал за собой два товарных знака – словесное обозначение «завод ТРИУМФ», а также стилизованную букву «Т» по классам 6, 7, 11
МКТУ (в том числе устройства тепловой обработки). Доменное имя официального
сайта компании-нарушителя воспроизводило как фирменное наименование завода, так и один из его товарных знаков, и на страницах сайта упоминались как
фирменное наименование, так и товарные знаки.
Руководство завода обратилось за помощью в юридическую компанию «Гаврюшкин и партнеры».
«То, что произошло с заводом, – одна из классических схем нарушения прав
интеллектуальной собственности. Дилер работает с производителем, а потом
уходит к другому производителю, но продолжает использовать торговую марку предприятия, с которым работал ранее, – рассказывает Сергей Гаврюшкин,
управляющий партнер «Гаврюшкин и партнеры». – Проанализировав ситуацию,
я понимал, что шансы на успех в суде у моего клиента хорошие, но придется поработать над сбором дополнительных доказательств. Имелись явные признаки
нарушения прав завода на фирменное наименование, поскольку завод и компания-нарушитель занимались коммерческой деятельностью в одной и той же сфере
и на одной территории (в России), их наименования отличались только в одном
случае наличием, а в другом отсутствием дефиса. А вот с защитой исключительных прав на товарные знаки я предвидел сложности. Для суда нужны были прямые доказательства того, что компания-нарушитель продает продукцию совсем
другого производителя под брендом завода. Изначально у моего клиента не было
документов, прямо подтверждающих продажу контрафакта».
Дело в том, что упоминание на чужом сайте товарных знаков завода само по
себе еще не свидетельствовало о нарушении исключительных прав завода на эти
товарные знаки. Существует такое понятие, как исчерпание исключительного
права на товарный знак (ст. 1487 ГК РФ). Его суть в том, что использование каким-либо лицом товарного знака в отношении товаров, которые были введены
в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно
правообладателем или с его согласия, не является нарушением исключительного
права на товарный знак. Проще говоря, если бы новая компания легально приобрела оригинальную продукцию завода, то она имела бы полное право предлагать
эту продукцию к перепродаже, указывая в рекламе или оферте товарный знак
завода, индивидуализирующий эту продукцию. В силу статьи 1487 Гражданского
кодекса это не считалось бы нарушением исключительных прав на товарный знак.
Для примера можно привести постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.11.14 по делу № А48-4510/2013. В этом деле предприниматель указывал
на своем интернет-сайте и на рекламной конструкции рядом со своим магазином
чужой товарный знак, обозначавший товары, которые он предлагал к продаже.
www.lawyercom.ru
UK02_74-79_strategia.indd 75
e.lawyercom.ru
«Для суда
нужны были
прямые доказательства
того, что
компаниянарушитель
продает
продукцию
совсем другого
производителя под брендом завода»
75
1/28/15 5:24 PM
ЭФФЕК ТИВНОС ТЬ
Стратегия дела
Товарный знак принадлежал производителю товаров. Суд не счел это нарушением исключительных прав на товарный знак производителя данных товаров,
поскольку предприниматель предлагал к продаже товары, которые были легально введены в оборот самим правообладателем. Предприниматель приобрел эти
товары у официального дилера производителя товаров (правообладателя). Суд
указал, что с момента продажи товаров правообладателем официальному дилеру
происходит исчерпание исключительного права на товарный знак.
Поэтому заводу нужно было доказать, что компания-нарушитель на самом
деле под товарным знаком завода предлагает к продаже чужую продукцию, а не
продукцию завода.
Предъявить в такой ситуации только иск о прекращении использования фирменного наименования завода, не прибегая к защите прав на товарные знаки
завода, было бы полумерой. Принуждение ответчика поменять фирменное наименование автоматически не повлекло бы для ответчика запрет указывать на
своем сайте и вообще в любых рекламных материалах товарные знаки завода.
Что предприняли юристы
В подобных ситуациях
часто проводят контрольную закупку с помощью
дружественных компаний.
Схема такая: задействуется
формально посторонняя
компания, которая закупает
контрафактный товар
у нарушителя исключительных
прав, а затем продает его
правообладателю. Нужно
учитывать, что такая компания
автоматически тоже становится
нарушителем исключительных
прав правообладателя.
Но правообладатель может
не предъявлять ей иск или,
предъявив его, потом вывести
эту компанию из судебных
разбирательств, заключив
с ней мировое соглашение.
76
UK02_74-79_strategia.indd 76
Одним из первых действий юристов стало обращение к нотариусу для осмотра
сайта компании-нарушителя, доменное имя которого повторяло фирменное наименование и один из товарных знаков завода, а контент содержал и товарные знаки завода, и каталоги продукции. В дальнейшем этот протокол был использован
в двух судебных делах.
Но главное, чтобы доказать факт продажи иной продукции под видом продукции завода, пришлось провести контрольную закупку. Конечно, напрямую завод
не смог бы сделать закупку у компании-нарушителя – она по понятным причинам
просто не стала бы заключать сделку с заводом. Поэтому завод закупил эту продукцию через другую компанию: та приобрела у компании-нарушителя теплообменное оборудование, а затем продала его заводу. После оплаты и получения
продукции у завода появились необходимые доказательства, которые можно было
представить в суд, а также в антимонопольные органы, заявив о недобросовестной
конкуренции (п. 9 ст. 4, п. 2, 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 26.07.06 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции», далее – закон № 135-ФЗ).
Кстати, руководство завода сразу предприняло также неюридические, но
весьма полезные меры: на официальном сайте завода разместили информацию
о сложившейся ситуации, подключили средства массовой информации, в том
числе опубликовали ряд разоблачительных статей в открытых информационных
источниках, провели пресс-конференцию.
Разработка правовой позиции. После сбора всех необходимых доказательств
в суд было подано два иска.
Первый иск – о прекращении использования компанией-ответчиком фирменного наименования, сходного до степени смешения с фирменным наименованием
завода (ст. 1225, 1474 ГК РФ).
«Юрист компании» №2, 2015
1/28/15 5:24 PM
ЭФФЕК ТИВНОС ТЬ
Истории профессиональных побед и выигранных споров
Иск содержал требование прекратить использование слов «Завод-Триумф»
как элемента фирменного наименования на фирменной печати, документации,
вывесках, в рекламных объявлениях, в интернете, в СМИ, в доменном имени
и т. д. Помимо этого было заявлено о взыскании с ответчика 1 млн рублей убытков (в случае нарушения прав на фирменное наименование законодательство
позволяет правообладателю требовать лишь возмещения убытков – специальной компенсации, как в случае с нарушением прав на товарные знаки, не предусмотрено). Но потом истец отказался от требований в части убытков. Юристы
изначально понимали, что обосновать размер убытков будет крайне трудно,
но, поскольку они обратились еще и в полицию, это давало надежду на то, что
в процессе расследования будет собрана информация об объемах продаж нарушителя и затем путем судебной экспертизы получится установить размер убытков. Поскольку этого не произошло, от требования в части взыскания убытков
решили отказаться.
Нарушение прав на фирменное наименование было очевидным: компания-нарушитель была зарегистрирована в качестве юридического лица позднее завода
и использовала такое же фирменное наименование, как у завода, просто добавив
в него дефис. Эта маленькая разница не исключала сходства между двумя фирменными наименованиями до степени смешения, поскольку они складывались
из одинаковых слов.
Второй иск касался прекращения использования товарных знаков завода
(ст. 1484 ГК РФ). Истец требовал удалить товарные знаки с материалов, которыми
сопровождается выполнение работ и оказание услуг компании-нарушителя, в том
числе с документации, рекламы, вывесок, сопроводительных документов и из
интернета. Плюс к этому, как и в первом иске, было заявлено требование о взыскании компенсации: с основного ответчика (ООО «Завод-Триумф») – в размере
1 млн рублей, а с компании, которая закупила продукцию у основного ответчика
и перепродала ее заводу, – 50 тыс. рублей.
Решения судов по первому делу. В процессе рассмотрения первого иска о защите прав на фирменное наименование компания-нарушитель добровольно
изменила спорное наименование на другое и представила в суд документы, подтверждающие этот факт. Кстати, это довольно распространенная тактика ответчиков по такого рода спорам в обстоятельствах, когда нарушение очевидно. Но
поскольку на различных интернет-сайтах по-прежнему фигурировали рекламные
предложения с прежним наименованием ответчика, юристы истца не стали отказываться от иска, а лишь уточнили требования. Они просили суд запретить
ответчику использовать обозначение «Завод-Триумф» как элемент фирменного
наименования в интернете и при иных способах связи в отношении деятельности по продаже теплообменного оборудования, аналогичной виду деятельности,
осуществляемой истцом.
Первая инстанция неожиданно отказала в иске (решение Арбитражного суда
Свердловской области от 11.02.14 по делу № А60-36505/2013). Суд мотивировал
свое решение тем, что по существу требования истца уже исполнены ответчиком,
www.lawyercom.ru
UK02_74-79_strategia.indd 77
e.lawyercom.ru
Уголовно-правовой
способ защиты мог бы
стать эффективным, поскольку
руководители бизнеса боятся
уголовной ответственности,
но на практике он самый
неэффективный из всех
возможных, потому что
квалификация и расследование таких преступлений (ст. 180
УК РФ) требуют определенного
опыта. Зачастую полиция
отказывает в возбуждении
уголовных дел – так произошло
и в этом случае. Документы,
подтверждающие объемы
реализованной продукции,
полиция у нарушителя не
истребовала и не изъяла.
В процессе рассмотрения
дела истец изменил
требования по поводу
компенсации: от требований
о взыскании компенсации
к компании, через которую
была осуществлена закупка,
истец отказался, заключив
с ней мировое соглашение. При
этом дополнительно было
заявлено требование
о взыскании компенсации
с администратора доменного
имени zavod-triumph.ru, потому
что администратором был не
сам основной ответчик (ООО
«Завод-Триумф»), а его
единственный участник
и директор. С него завод
требовал компенсацию
в размере 2 млн рублей.
77
1/28/15 5:24 PM
ЭФФЕК ТИВНОС ТЬ
Стратегия дела
Если доменное имя было
зарегистрировано
раньше приоритета товарного
знака, то это почти всегда
осложняет доменный спор.
Правда, иногда в таких случаях
все же удается доказать факт
нарушения (см. статью
о доменных спорах на стр. ##).
78
UK02_74-79_strategia.indd 78
а доказательств того, что ответчик продолжает использовать фирменное наименование в интернете и других источниках, представлено не было.
«Обычные распечатки со страниц различных интернет-сайтов (не заверенные
нотариусом) суд не принял, хотя представитель ответчика фактически признал,
что первое (спорное) наименование завода по-прежнему фигурирует в рекламе
в интернете, – поясняет Сергей Гаврюшкин. – А значит, суд должен был применить
часть 3.1 статьи 70 АПК РФ об освобождении от доказывания фактов, признанных
другой стороной».
Апелляция оставила это решение без изменения (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.05.14 по делу № А60-36505/2013).
А вот Суд по интеллектуальным правам отправил дело на новое рассмотрение. Он
решил, что суды не должны были отказывать в иске, поскольку они не изучили,
кому принадлежит домен zavod-triumf.ru. Но даже факт существования этого домена сам по себе уже является нарушением исключительных прав истца на его
фирменное наименование (постановление от 15.08.14 по делу № А60-36505/2013).
Однако при новом рассмотрении дела этот спор уже потерял актуальность для самого истца, потому что появились успешные итоги второго дела. Тогда от первого
иска было решено отказаться.
Решения судов по второму делу. Иск о защите исключительных прав на товарные знаки суд удовлетворил частично. Он пришел к выводу о сходстве до степени
смешения товарных знаков, принадлежащих истцу, и тех обозначений, которые
ответчик использовал в интернете, а также в документах, касавшихся предложения товара к продаже при контрольной закупке (договоре, товарной накладной,
счете-фактуре), и соответственно констатировал нарушение исключительных
прав истца. Но компенсацию суд значительно снизил: с компании-нарушителя
он взыскал только 100 тыс. рублей (вместо заявленного 1 млн рублей), а с администратора доменного имени – 200 тыс. рублей (вместо 2 млн рублей).
На снижение компенсации повлияли следующие обстоятельства. Во-первых,
администратор доменного имени зарегистрировал его еще в 2010 году, тогда как
приоритет на товарный знак был установлен только с 2011 года. По мнению суда,
это означало, что регистрация доменного имени не нарушала исключительных
прав истца на товарный знак. К сожалению, факт возможной связи администратора
доменного имени с той компанией, которая была дилером завода еще с 2008 года
(а значит, возможность запланированного использования средств индивидуализации завода в доменном имени еще до даты приоритета товарного знака), не
стал для суда очевидным.
Во-вторых, к моменту вынесения решения суда компания-нарушитель перестала
использовать сайт на спорном домене. В-третьих, доказанный период использования
товарных знаков завода был не очень длительным, потому что у истца не имелось
доказательств реализации подменной продукции с использованием этих товарных
знаков раньше августа 2013 года (то есть до совершения контрольной закупки).
Апелляция согласилась с первой инстанцией (решение Арбитражного суда
Челябинской области от 29.01.14, постановление Восемнадцатого арбитражного
«Юрист компании» №2, 2015
1/28/15 5:24 PM
ЭФФЕК ТИВНОС ТЬ
Истории профессиональных побед и выигранных споров
апелляционного суда от 28.03.14 по делу № А76-19736/2013). В кассационной инстанции дело не рассматривалось, так как ответчики пропустили срок на обжалование и суд не стал его восстанавливать, посчитав причины опоздания неуважительными. А истец не стал обжаловать решение, поскольку у завода не было цели
получить крупную компенсацию.
Обращение в антимонопольные органы. Помимо инициации судебных разбирательств юристы, представляющие интересы завода, обратились в территориальное управление ФАС России. Они требовали признать действия компаниинарушителя (ООО «Завод-Триумф», которое позднее сменило наименование)
недобросовестной конкуренцией (п. 9 ст. 4, п. 2, 4 ч. 1 ст. 14 закона № 135-ФЗ). Для
этого были все основания.
Во-первых, действия этой компании были направлены на привлечение к себе
потребителей, которые могли бы стать клиентами завода. При этом новой компании не пришлось вкладывать материальные ресурсы в разработку собственных
обозначений. Во-вторых, такие действия противоречили пункту 3 статьи 1474
Гражданского кодекса (о недопущении использования тождественных фирменных
наименований), статье 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной
собственности от 20.03.1883 (о недобросовестной конкуренции), а также требованиям добропорядочности, разумности и справедливости. В-третьих, такие действия
могли причинить убытки заводу, поскольку размер получаемой прибыли может
значительно снизиться за счет оттока клиентов.
Управление ФАС России согласилось с доводами завода. Оно признало действия
по использованию тождественного фирменного наименования нарушением
части 2 статьи 14 закона № 135-ФЗ (недобросовестная конкуренция, связанная
с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лиц). Также действия компании-нарушителя по вводу
в оборот продукции с незаконным использованием товарных знаков завода было
признано нарушением пункта 4 части 1 статьи 14 закона № 135-ФЗ. В итоге компания-нарушитель была привлечена к административной ответственности в виде
штрафа в размере 100 тыс. рублей (ч. 1 ст. 14.33 КоАП РФ).
e.lawyercom.ru
Nota bene!
В данном случае антимонопольный орган квалифицировал действия компании – «двойника завода» по
использованию товарного знака завода как нарушающие
часть 2 статьи 14 закона
№ 135-ФЗ. В аналогичных обстоятельствах необходимо учитывать, что судебная позиция
расходится с позицией антимонопольных органов. По мнению Суда по интеллектуальным
правам, субъектом правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14 закона № 135ФЗ, является обладатель
исключительного права на
средство индивидуализации,
который недобросовестно приобрел это право и в дальнейшем его использует, а не лицо,
нарушающее исключительное
право лица, которому принадлежит средство индивидуализации (постановление СИП
от 28.11.14 по делу № А484510/2013).
Чего удалось добиться
Конечно, сумма присужденной компенсации оказалась почти символической.
Но главная для завода цель была достигнута – компания, созданная через аффилированных лиц бывшего дилера, изменила свое фирменное наименование
и перестала использовать сайт с похожим доменным именем. Информации
о предложениях к продаже чужой продукции под брендом завода с тех пор тоже не поступало.
Важно отметить, что при нарушении исключительных прав лучше использовать все возможные способы защиты. Реализация одного способа защиты может
помочь в сборе доказательств для другого способа, а также в понимании позиции
другой стороны, ее оценки судом и т. д.
www.lawyercom.ru
UK02_74-79_strategia.indd 79
79
1/28/15 5:24 PM