Правило «Первой Продажи» в европейской экономической зоне

Сопровождение сделок
Правило «первой продажи»
в Европейской
экономической зоне
Татьяна Меньшенина
советник (Solicitor of England and
Wales, Russian Qualified Lawyer)
международной юридической
фирмы Simmons &
Simmons LLP
Lisa Ritchie
управляющий юрист (Solicitor
of England and Wales)
международной юридической
фирмы Simmons &
Simmons LLP
Евгения Федотова
юрист (Solicitor of England and
Wales, Russian Qualified Lawyer)
международной юридической
фирмы Simmons &
Simmons LLP
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ ОКАЗЫВАЕТ СИЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК И УРОВЕНЬ ЦЕН (В СТОРОНУ
ИХ СНИЖЕНИЯ). ЭТО СОЗДАЕТ НЕИЗБЕЖНЫЙ КОНФЛИКТ МЕЖДУ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМИ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ. С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ПЕРВЫЕ ХОТЯТ СОХРАНИТЬ КОНТРОЛЬ НАД МАРКЕТИНГОМ
ТОВАРА, КАНАЛАМИ ДИСТРИБУЦИИ И УРОВНЕМ ДОХОДА. С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, ВТОРЫЕ СТРЕМЯТСЯ ЗАКРЕПИТЬ
СВОЮ ПОЗИЦИЮ НА РЫНКЕ С ПОМОЩЬЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЦЕНЫ ЗА ТОВАР БЕЗ СОГЛАСИЯ
ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ. В ТАКОЙ СИТУАЦИИ НА ПОМОЩЬ ПРИХОДИТ ПРИНЦИП «ИСЧЕРПАНИЯ ПРАВ»,
ОДНАКО И ОН НЕ ВСЕГДА ОДНОЗНАЧНО РАЗРЕШАЕТ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОМ ИМПОРТЕ.
Конфликт интересов
Согласно принципу «исчерпания прав» в европейском праве и праве стран Европейской экономической зоны (далее – ЕЭЗ) (см., например, ст. 12 Закона Великобритании о товарных знаках 1994 г. (Trade Marks Act 1994)),
правообладатель теряет контроль над последующим распоряжением
товаром в рамках ЕЭЗ, если он сам разместил товар на рынке или
предоставил лицензию на его маркетинг другому лицу. Если товар
был первый раз продан на территории ЕЭЗ (правообладателем или
42 • КОРПОРАТИВНЫЙ ЮРИСТ • № 3 • 2013
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ – импорт
оригинального товара из одной страны
(или региона) в другую без согласия
обладателя прав на товарный знак. Параллельный импорт и экспорт часто возникают в случае, когда у дистрибьютора
есть возможность купить товар по низкой
цене в одной стране и продать его же по
более высокой цене в другой. Отличие
от импорта контрафактной продукции
заключается в том, что последняя производится без согласия правообладателя.
Оборот параллельного импорта
По данным, содержащимся в докладе
Европейской комиссии (§ 117
доклада), опубликованном 8 июля
2009 г., оборот параллельного
импорта в Европе достиг
3,5–5 млрд €, что составляет
примерно 2–3% от общего объема
рынка. Было отмечено, что штат
около 100 компаний, занимающихся
параллельным импортом,
насчитывает в общей сложности
10–15 тыс. сотрудников.
Товар, обращающийся на «сером
рынке», будучи дешевым в стране
производителя, вызывает падение
цен на аналогичный товар
в государстве назначения.
В 2011 г. в рамках исследования,
проведенного в Гетеборгском
университете (Швеция), было
изучено влияние параллельного
импорта и конкуренции, возникших
при расширении Европейского
союза, на цены на лекарства.
Исследователи пришли к выводу, что
цена на лекарства в среднем
понизилась на 17–21%.
дистрибьютором), то правообладатель не вправе контролировать его
последующую перепродажу на территории ЕЭЗ. Однако права владельца товарного знака защищены в том случае, если товар был
продан за пределами ЕЭЗ и импортируется в ЕЭЗ без его согласия.
Многие страны мира применяют принцип национального исчерпания прав в отношении импортируемых товаров. Согласно этому
принципу при вводе товара в оборот правообладатель теряет контроль над его продажей на территории одной отдельно взятой
страны, но сохраняет свои права при размещении товара в других
государствах. Иными словами, он имеет право запретить импорт
своего товара из-за рубежа в страну с национальным режимом
в случае, если тот не был введен в ней в оборот им самим или
с его согласия. Существует мнение, что такой подход является устаревшим и не соответствует современным реалиям большого оборота трансграничных сделок. Несмотря на это, данный режим до
сих пор применяется в России, Индии и др.
В случае применения принципа регионального исчерпания
прав, который действует, например, в ЕЭЗ, соответствующим рынком сбыта является весь регион. Такой режим часто используется таможенными союзами в силу того, что он способствует
свободному передвижению товаров в пределах соответствующей
территории.
Принцип международного исчерпания прав предполагает, что как
только товар попадает на рынок в любой стране мира, права владельца товарного знака автоматически утрачиваются. Считается, что
такой режим способствует развитию международной торговли.
Однако проблема параллельного импорта неоднозначна, не имеет простого решения и отражает сложное переплетение положений
антимонопольного права и права интеллектуальной собственности.
Гармонизация права стран – членов ЕЭЗ
В целях унификации подходов, применяемых в странах ЕЭС, в 1971 г.
Европейский суд справедливости (далее – Суд ЕС) при рассмотрении дела Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH v Metro-SBGroβmarkte GmbH & Co. KG ((78/70) [1971] E.C.R. 487), интерпретируя
ст. 36 Договора об учреждении Европейского экономического сообщества (Рим, 25 марта 1957 г.) (далее – Договор 1957 г.) (ныне
ст. 36 Договора о функционировании Европейского союза 2008), утвердил действие принципа регионального исчерпания прав в рамках ЕЭС.
Позже данный принцип был применен Судом ЕС при рассмотрении
дела Centrafarm BV and Adriaan de Peijper v Winthrop BV ((16/74)
[1974] E.C.R. 1183).
Таким образом, в настоящее время параллельный импорт разрешен в ЕЭЗ с целью продвижения идеи свободного перемещения
товара, развития торговли и конкуренции. Товар, произведенный
в одной стране ЕЭЗ, может быть экспортирован и импортирован
КОРПОРАТИВНЫЙ ЮРИСТ • www.clj.ru • 43
Сопровождение сделок
Параллельный импорт
и товарные знаки
Товарные знаки способствуют развитию экономики, позволяя покупателям различать товары и услуги, тем
самым повышая уровень конкуренции и стимулируя предпринимателей. Однако чрезмерная защита прав
владельцев товарных знаков может
оказывать негативный эффект на состояние рынка и приводить к ограничению конкуренции между похожими
товарами. Во избежание таких
последствий в ЕЭС принцип регионального исчерпания прав был также
распространен на товарные знаки
для поощрения здоровой конкуренции цен на товар, уже выпущенный
в оборот на территории ЕЭЗ.
Данный принцип, закрепленный
в Первой Директиве Европейских
Сообществ 89/104/EEC от 21.12.1988
относительно сближения законодательств государств-членов, касающихся товарных знаков (First Council
Directive 89/104/EEC of 21 December
1988 to Approximate the Laws of the
Member States relating to Trade Marks)
(далее – Директива), гласит, что
«право на товарный знак не предоставляет его владельцу возможности запрещать использовать этот
знак для маркировки товаров, уже
введенных в торговый оборот внутри
Сообщества, им самим или с его
согласия» (ст. 7 Директивы).
в любое другое государство ЕЭЗ, поскольку ст. 34, 35 Договора
о функционировании Европейского союза (далее – Договор) запрещают любые меры, способные привести к полному или частичному ограничению импорта и экспорта между членами ЕЭС (так
называемые quantitative restrictions). Тем не менее ст. 36 Договора содержит исключение (которое узко интерпретируется Судом
ЕС), позволяющее защитить национальные интересы по соображениям публичного порядка, общественной безопасности и защиты
индустриальной или коммерческой собственности.
Данный режим закрепляет право владельца товарного знака на
получение прибыли только при первой продаже товара, что способствует свободе его передвижения в ЕЭЗ, не приводит к разделу рынка между странами ЕЭЗ и не подавляет конкуренцию.
Кроме того, Европейская комиссия и Суд ЕС поощряют параллельный импорт, опираясь на ст. 101, 102 Договора, согласно которым любые виды согласованной практики, приводящие к ограничению конкуренции, а также злоупотребление доминирующим
положением на рынке запрещаются. Не допустимы договоры
между компаниями, препятствующие свободной торговле в ЕЭЗ.
Например, компаниям не рекомендуется заключать соглашения,
содержащие положения, ограничивающие территорию продажи
товара или цену, по которой дистрибьюторы могут его реализовывать.
Международные, региональные
и национальные принципы
Статья 7 Директивы однозначно устанавливает региональный режим
и запрещает параллельный импорт из стран за пределами ЕЭЗ.
Однако Суд EC при рассмотрении дела Silhouette
International Schmied GmbH & Co. KG v Hartlauer Handelsgesellschaft
mbH ((C-355/96) [1998] E.C.R. I-4799) постановил, что в ситуации, когда
товар, введенный в оборот за переделами ЕЭЗ, импортируется
в страну ЕЭЗ, право которой закрепляет принцип международного исчерпания прав, региональный режим, предусмотренный
в Директиве, превалирует над режимом данной страны. В противном случае национальное право подорвало бы единство внутреннего рынка ЕЭЗ, т. к. дешевый товар, импортированный
в страну ЕЭЗ, в которой действует принцип международного исчерпания прав, смог бы в дальнейшем свободно циркулировать
на территории других государств ЕЭЗ, приводя к чрезмерному
снижению цен на такой товар.
При рассмотрении дела Zino Davidoff SA v A & G Imports Ltd,
and Levi Strauss & Co. and Others v Tesco Stores Ltd and Others, and
Levi Strauss & Co. and Others v Costco Wholesale UK Ltd ([2001] E.C.R.
I-8691) Суд EC пояснил, что страны ЕЭЗ не вправе устанавливать национальным законом принцип международного исчерпания прав,
44 • КОРПОРАТИВНЫЙ ЮРИСТ • № 3 • 2013
Использование товарного
знака при смене упаковки
Правила смены упаковки товара
разъяснены Судом ЕС при рассмотрении дела Bristol Myers Squibb Co
v Paranova A/S ((C-427/93) [1996]
E.C.R. I-3457). Как указал Суд ЕС,
при определенных обстоятельствах
дистрибьютор имеет право перепаковать товар в целях параллельного
импорта в ЕЭЗ, используя оригинальный товарный знак. Правообладатель не может воспрепятствовать
использованию товарного знака при
смене упаковки, в случае если:
• смена упаковки необходима для
соответствия правилам страны,
в которую импортируется товар;
• смена упаковки не влияет на состояние товара;
• на новой упаковке четко указано,
кто перепаковал и кто произвел
товар;
• новая упаковка не нанесет ущерба
репутации товарного знака и правообладателя;
• импортер заранее информировал правообладателя о намерении
продать товар в новой упаковке
и предоставил образец перепакованного товара.
согласно которому владелец товарного знака будет автоматически
считаться предоставившим согласие на продажу и перемещение
товара на территории Сообщества просто в силу того, что он уже
дал согласие на его маркетинг за пределами ЕЭЗ. Правообладатель
должен дать отдельное согласие на продажу и перемещение товара на территории ЕЭЗ.
В своих последующих решениях по делам Class International
BV v Colgate-Palmolive Co ((C-405/03) [2005] E.C.R. I-8735) и Peak Holding
AB v Axolin-Elinor AB ((С-16/03) [2004] E.C.R. I-11313) Суд EC придерживался единства в вопросе о параллельном импорте из стран,
не входящих в ЕЭЗ. В своем решении по последнему из указанных дел Суд ЕС отметил, что ст. 7 Директивы должна интерпретироваться таким образом, что товар, защищенный торговым
знаком, может считаться введенным в оборот на территории ЕЭЗ
в момент, когда правообладатель фактически продал его на территории ЕЭЗ, но не в момент, когда правообладатель ввез такой
товар на территорию ЕЭЗ с намерением его продажи или разместил товар в своих торговых точках, но при этом фактически
его не продавал. Именно продажа товара, позволяющая правообладателю «реализовать экономическую ценность торгового
знака», приводит к исчерпанию прав на товарный знак внутри
ЕЭЗ. То есть до момента фактической продажи товара правообладатель удерживает контроль над товарным знаком. Параллельный импорт до момента первой продажи товара правообладателем будет незаконным.
При рассмотрении упомянутого выше дела Class International BV
v Colgate-Palmolive Co Суд ЕС пришел к выводу о том, что транзит
товара через страны ЕЭЗ или его нахождение на складах на территории ЕЭЗ не является параллельным импортом, и правообладатель не имеет права его запретить в случае, если оферта на покупку товара и его продажа осуществляются за пределами ЕЭЗ.
Если правообладатель усматривает в этом нарушение своих прав,
то он должен доказать, что товары предназначены для продажи
на территории ЕЭЗ.
«Согласие»
Понятие «согласие» было рассмотрено Судом ЕС в деле Sebago Inc.
and Ancienne Maison Dubois & Fils SA v G-B Unic SA ((C-173/98) [1999]
E.C.R. I-4103). Вопрос заключался в том, исчерпала ли компания Sebago
права на партии идентичного и (или) похожего товара (либо всю
линию продуктов), дав согласие на маркетинг одной партии товара
в ЕЭЗ. Суд EC постановил, что согласно ст. 7(1) Директивы «согласие»
должно быть дано в отношении каждой единицы товара, на которую
распространяется принцип исчерпания прав.
При рассмотрении упоминавшегося выше дела Zino Davidoff SA
и дела Levi Strauss & Co v Tesco Stores Ltd ([2002] 3 C.M.L.R. 11) воз-
КОРПОРАТИВНЫЙ ЮРИСТ • www.clj.ru • 45
Сопровождение сделок
За и против
В некоторых секторах (например,
таких как фармацевтика) параллельный импорт может привести
к негативному эффекту. Хотя высоко
востребованные лекарства станут более доступны потребителям, большое
снижение цен на них может привести
к сокращению инвестиций со стороны
фармацевтических компаний в научные разработки и инновационные
проекты. Это может замедлить
научный прогресс в отрасли.
Другим важным аргументом является
то, что правообладатели создают
различные товары с одним и тем же
товарным знаком для разных рынков
с целью удовлетворения требований
локальных потребителей либо соблюдения местных правил (касающихся
маркировки товара и т. д.) (решение
по делу Colgate-Palmolive v Markwell
Finance Ltd ([1989] R.P.C. 497). Выглядит обоснованным запрет на параллельный импорт аналогичных товаров,
имеющих более низкие качественные
характеристики, т. к. он негативно
влияет на репутацию товарного знака.
Режим национального исчерпания
прав противоречит принципу свободной торговли, провозглашенному
ВТО. Похоже, что только принцип
международного исчерпания прав
согласуется с современной ситуацией на мировых рынках и объемом
международных сделок.
Существует мнение, что введение
принципа международного исчерпания прав, скорее, будет способствовать росту цен в развивающихся
странах, чем их снижению. Однако
оно представляется малообоснованным, т. к. потребители развивающихся стран очень чувствительны
к изменению цен, и такая политика
будет способствовать снижению прибыли правообладателя.
ник вопрос о том, должно ли согласие быть ясно выраженным или
достаточно того, что оно подразумевается. По мнению Суда EC, поскольку последствия согласия таковы, что правообладатель утрачивает контроль над распространением товара в ЕЭЗ, то оно должно «ясно показывать, что владелец товарного знака отказывается
от прав». Однако при этом Суд EC также указал на допустимость
вывода о том, что согласие было дано, в случае, когда обстоятельства дела «однозначно демонстрируют отказ правообладателя от
прав». Молчание правообладателя и отсутствие на товаре предупреждающей маркировки о запрете распространять его в ЕЭЗ не
является согласием. Последнее должно быть явно выражено и носить утвердительный характер.
Препятствия для конкуренции
Основным способом, применяемым правообладателями с целью
сохранения эксклюзивных прав на использование товарного знака при действии принципа регионального исчерпания прав, является включение ряда ограничений в лицензионный договор
с дистрибьюторами в других странах ЕЭЗ. Однако такие ограничения должны соответствовать положениям ст. 101 Договора, согласно которым:
1.
Соглашение сторон не может запрещать дистрибьютору принимать заказы от покупателей за пределами его территории. Несмотря на это, существует блок исключений в отношении эксклюзивной
дистрибуции (Regulation 1983/83) и эксклюзивной покупки (Regulation
1984/83), что позволяет наложить ограничения на дистрибьютора,
который активно ищет покупателей в разных странах.
2.
По общему правилу, запрещено устанавливать ограничения на
продажу товара за пределами территории страны нахождения дистрибьютора. Однако существует блок исключений в отношении
перемещения технологий (Regulation 240/96), что позволяет наложить ограничения на дистрибьютора при условии соблюдения
строгих временных рамок.
3.
Статья 101 Договора может быть применена при импорте товара
из страны, не являющейся членом ЕЭС, только в том случае, если
такой импорт оказывает влияние на конкуренцию и уровень цен
в Сообществе.
Европейская комиссия накладывает большие штрафы за нарушение ст. 101 Договора на компании, ограничивающие движение товара в ЕЭЗ (решения Европейской комиссии № IV/32.879
от 05.06.1991 VIHO/Toshiba (2м ЕВЕ (Европейская валютная единица)), № IV/32.290
от 18.03.1992 Newitt/Dunlop Slazenger (3м ЕВЕ), № IV/32.725 от 15.07.1992 VIHO/
Parker Pen (0.4м ЕВЕ)).
46 • КОРПОРАТИВНЫЙ ЮРИСТ • № 3 • 2013