Правовое регулирование интеллектуальной

Правовое регулирование интеллектуальной собственности: проблемы лицензионных
договоров
Intellectual property legal framework: licensing agreements problems
Об авторе:
Таболин Артем Владимирович, кандидат экономических наук
Бизнес аналитик, Финансы, Корпорация МАЙКРОСОФТ
Tabolin Artem, candidate of economics
Business analyst, Finance, MICROSOFT Corporation
Ключевые слова:
Лицензия, инвестиции, Россия, интеллектуальная собственность, ответственность
License, investments, Russia, intellectual property, responsibility
Аннотация:
В статье автор анализирует проблемы в защите прав интеллектуальной собственности, текущее
состояние законодательной базы по данному вопросу, предлагает методы улучшения действующего
законодательства.
In this article the author gives an analysis of intellectual property protection problems, of current legal
framework, offers ways of intellectual property laws improvements.
Переход к информационному этапу развития общества определил значительный рост объемов
инвестирования в создание продуктов интеллектуального труда. Интеллектуальная собственность
становится одним из важнейших инструментов достижения экономического успеха. В большинстве
случаев доход формируется не от самой интеллектуальной собственности, а от передачи прав на ее
использование третьим лицам за вознаграждение.
Лицензионный договор, или лицензия – основной инструмент передачи части прав на использование
результата интеллектуального труда. Однако с использованием лицензионных соглашений в России
есть определенные проблемы.
Исполнение лицензионного договора
Исполнение лицензионного договора – важный этап процесса передачи прав на использование
объектов интеллектуальной собственности. Именно на этом этапе все, что закреплено де-юре,
должно быть воплощено де-факто. От надлежащего исполнения договора зависит эффективность
трансферта интеллектуальной собственности в целом и лицензионных отношений в частности.
Необходимо подчеркнуть отсутствие должного внимания со стороны законодателя к этому важному
элементу лицензионных правоотношений, требующему всестороннего регулирования. Ни ранее
действовавшие Патентный закон, ни Закон о товарных знаках не содержали норм, касающихся
исполнения договоров о предоставлению прав на объекты интеллектуальной собственности.
Часть четвертая ГК РФ, вступившая в силу с 1 января 2008 г., несколько сгладила пробел в правовом
регулировании: исполнению лицензионного договора посвящена ст. 1237 ГК РФ.
Согласно указанной статье лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании
результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным
договором
не
предусмотрено
иное.
Если
в
лицензионном
договоре
предусматривается
представление отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или
товарного знака, но отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан
представлять такие отчеты лицензиару по его требованию (п. 1 статьи).
Пункт 2 ст. 1237 ГК РФ накладывает на лицензиара обязанность в течение всего срока действия
договора воздерживаться от действий, способных затруднить осуществление лицензиатом
предоставленного ему права использования объекта промышленной собственности или товарного
знака в установленных договором пределах.
Пункт 4 устанавливает ответственность за неисполнение лицензиатом обязательств по выплате
лицензиару лицензионного вознаграждения: возмещение убытков, причиненных лицензиару отказом
лицензиата от исполнения своих обязательств.
Пункт 3 рассматриваемой статьи вводит ответственность за нарушение исключительного права на
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, возникающую в
результате ненадлежащего (не предусмотренного лицензионным договором) использования
объекта интеллектуальной собственности или его использования вне срока действия лицензии.
Указанный пункт ст. 1237 ГК РФ поддерживается целом рядом статей в КоАП и УК РФ, определяющих
размеры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение лицензионного договора.
Исходя из упомянутого п. 1 ст. 1237 ГК РФ, контроль за исполнением лицензионного договора, по
сути, возлагается на лицензиара. При этот в законодательстве предусмотрен единственный
инструмент – отчет лицензиата об использовании объекта интеллектуальной собственности.
Следует признать, что этот инструмент не очень эффективен в условиях ограниченных ресурсов
лицензара по контроля за лицензиатами. Зачастую, в силу слишком большого количества лицензиий
и/или плохой организации процесса сбора информации о лицензиатах и контроля за доступом к
объекту интеллектуальной собственности правообладатель оказывается не в состоянии реально
выполнять контролирующую функцию. Очевидно, что для производителя программного обеспечения
(или франчайзера) борьба незаконным использованием обеспечения (или товарного знака) может
быть крайне затруднительна в силу значительного количества лицензиатов (или франчайзи). Это
приводит к формированию пула неправомерных пользователей объекта интеллектуальной без
надлежащей лицензии, а проще говоря, «пиратства».
Федеральная служба интеллектуальной собственности (ФСИС, Роспатент) выполняет следующие
функции (источник: официальный ресурс службы – www.rupto.ru):
 Правовая защита интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового
оборота результатов интеллектуальной деятельности;
 Контроль и надзор в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной
деятельности, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
 Контроль и надзор в установленной сфере деятельности в отношении государственных
заказчиков и организаций–исполнителей государственных контрактов в сфере интеллектуальной
собственности;
 Оказание государственных услуг в сфере правовой охраны результатов интеллектуальной
деятельности, нормативно-правовому регулированию вопросов, касающихся контроля, надзора и
оказания государственных услуг в установленной сфере деятельности.
Из приведенного перечня следует, что Роспатент осуществляет контроль за соблюдением прав в
сфере интеллектуальной собственности, только если в правоотношении участвует государство. Для
правоотношений с иными участниками служба осуществляет только надзорную функцию, а также
услуги по защите прав на интеллектуальную собственность (например, выдача патентов на
результат интеллектуальной деятельности).
Таким образом, в силу отсутствия у правообладателя достаточных ресурсов для контроля доступа к
объекту интеллектуальной собственности, а у Роспатента – функции контроля правоотношений в
сфере
интеллектуальной
собственности
без
участия
государства,
контроль
исполнения
лицензионных договоров является по-настоящему проблемой и препятствием для значительного
роста инвестиций в создание интеллектуальной собственности.
Ответственность за нарушение условий лицензионного договора
Действовавшее ранее законодательство слабо регулировало институт ответственности в
лицензионных правоотношениях. Патентный закон содержал лишь одну статью, посвященную
ответственности – ст. 32 «Ответственность за нарушение Патентного закона». Она гласит: «За
нарушение Патентного закона наступает гражданско-правовая, административная или уголовная
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации».
Таким образом, в сфере промышленной собственности институт ответственности, в основном,
регулировался общими положениями и нормами ГК, связанными с договорной ответственностью и
из причинения вреда, а также КоАП и УК РФ.
Что касается ответственности за нарушение лицензионных договоров на товарные знаки, то Законом
о товарных знаках в ст. 46 устанавливал общие положения об ответственности за незаконное
использование товарного знака.
Согласно указанной статье, использование товарного знака или сходного с товарным знаком
обозначения, соответствующее положениям п. 2 ст. 4 Закона, влечет за собой гражданскую,
административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Ныне действующее гражданское законодательство (часть четвертая ГК РФ) более подробно
регулирует ответственность в лицензионных правоотношениях.
Использование объекта лицензионного договора способом, не предусмотренным лицензионным
договором, либо после окончания срока лицензии, либо иным образом за пределами
предоставленных лицензиату прав влечет ответственность за нарушение исключительного права на
объект промышленной собственности или на средство индивидуализации, установленную
законодательством (п. 3 ст. 1237 ГК РФ).
Пункт 4 ст. 1238 ГК РФ устанавливает, что ответственность перед лицензиаром за действия
сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.
Также ГК РФ определяет ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
за нарушение исключительных прав вплоть до прекращения деятельности юридического лица /
индивидуального предпринимателя по решению суда (ст. 1253 ГК РФ).
Гражданский кодекс (ст. 1290 ГК РФ) содержит нормы, регулирующие ответственность по авторским
лицензионным соглашениям. Согласно п. 1 данной статьи ответственность автора по лицензионному
договору ограничена суммой реального ущерба, причиненного другой стороне, если договором не
предусмотрен меньший размер ответственности автора.
В случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель
наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности вправе
требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

в размере от 10 тысяч рублей до 5 миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда;

в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере
стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения (ст.
1301 ГК РФ).
Аналогичные меры ответственности за нарушение исключительного права на объект смежных прав
предусмотрены в ст. 1311 ГК РФ.
Нарушитель исключительного права на секрет производства, в т.ч. лицо, которое неправомерно
разгласило или использовало секретные сведения, а также лицо, обязанное сохранять
конфиденциальность секрета производства в соответствии с лицензионном договором обязано
возместить убытки, причиненные нарушением исключительного права на секрет производства, если
иная ответственность не предусмотрена договором (ст. 1472 ГК РФ).
Статья 1515 ГК РФ также предусматривает ответственность за незаконное использование товарного
знака.
Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании
услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с
материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с
документации, рекламы, вывесок. Товары же, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно
были размещены товарный знак или сходное с ним обозначение, являются контрафактными.
КоАП РФ предусматривает административную ответственность за следующие правонарушения в
сфере интеллектуальной собственности:

ввоз, продажа, сдача в прокат или иное незаконное использование контрафактных
экземпляров произведений или фонограмм в целях извлечения дохода либо экземпляров
произведений или фонограмм с указанием ложной информации об их изготовителях, о местах их
производства, а также об обладателях авторских и смежных прав, а равно иное нарушение авторских
и смежных прав в целях извлечения дохода (п. 1 ст. 7.12 КоАП РФ);

незаконное использование изобретения, полезной модели либо промышленного образца,
разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели либо
промышленного образца до официального опубликования сведений о них, присвоение авторства
или принуждение к соавторству (п. 2 ст. 7.12 КоАП РФ);

незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места
происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров (ст. 14.10).
Правонарушения, предусмотренные ст. 7.12 КоАП РФ, влекут наложение административного
штрафа на граждан в размере от 1500 до 2000 рублей с конфискацией; на должностных лиц – от 10
тысяч до 20 тысяч рублей с конфискацией; на юридических лиц – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей с
конфискацией.
Уголовнонаказуемыми признаются следующие противоправные деяния:
1) нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ);
2) нарушение изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК РФ);
3) незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ).
К нарушениям авторских и смежных прав относят:

присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило крупный ущерб автору или иному
правообладателю;

незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, приобретение,
хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в крупном размере;

указанные деяния, если они совершены: группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой, в особо крупном размере, лицом с использованием своего служебного
положения.
Плагиат наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок от
180 до 240 часов, либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев.
Незаконное использование наказываются штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными
работами на срок от 180 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до 2 лет.
Последний вид деяний наказывается лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до
500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3
лет либо без такового.
Нарушения изобретательских и патентных прав наказываются штрафом в размере до 200 тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев,
либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до 2
лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой, наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо арестом на срок
от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 5 лет.
Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места
происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние
совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, наказывается штрафом в размере до 200
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18
месяцев, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными
работами на срок до 2 лет. Незаконное использование предупредительной маркировки в отношении
не зарегистрированного в РФ товарного знака или наименования места происхождения товара, если
это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, – штраф в размере до 120 тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо
обязательными работами на срок от 120 до 180 часов, либо исправительными работами на срок до
1 года.
Совершение указанных деяний группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой карается лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без
такового.
Таким образом, административная и уголовная ответственность предусмотрены только за
незаконное использование объекта промышленной собственности, объекта авторских и смежных
прав и товарного знака. За неправомерное пользование другими объектами интеллектуальной
собственности
(селекционное
достижение,
топология
интегральной
микросхемы,
секрет
производства) ни КоАП РФ, ни УК РФ ответственности не устанавливают. По этой причине автор
исследования считает необходимым внести изменения в существующие редакции КоАП РФ и УК РФ
путем
добавления
статей,
касающихся
ответственности
за
незаконное
использование
селекционного достижения, топологии интегральной микросхемы и секрета производства (ноу-хау).
Так, в КоАП РФ следует добавить статьи:

7.34. Нарушение интеллектуальных прав на селекционное достижение.

7.35. Нарушение интеллектуальных прав на топологию интегральной микросхемы.

7.36. Нарушение интеллектуальных прав на секрет производства.
В УК РФ предлагается добавить статьи:

147.1. Нарушение прав на селекционное достижение.

147.2. Нарушение прав на топологию интегральной микросхемы.

147.3. Нарушение прав на секрет производства.
Несмотря на существенные изменения в российском законодательстве по защите интеллектуальной
собственности, произошедшие в связи с введение IV части Гражданского Кодекса РФ, отечественное
«интеллектуальное» право менее развито, чем западно-европейские и северо-американские
аналоги, и требует дальнейшей проработки и развития. В противном случае интеллектуальная
собственность рискует так и остаться одним из самых незащищенных у нас видов собственности, а
значит, и видом, наименее привлекательным с инвестиционной точки зрения.
Литература:
1. Гражданский кодекс РФ //СЗ РФ. – 1994. – №32. – Ст. 330
2. Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30 декабря 2001 г. // Российская газета. –
2001. – 31 дек.
3. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. // СЗ РФ. – 1996. – №25. – Ст. 2954.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. №230-ФЗ Часть четвертая. //
Российская газета. – 2006. – 22 дек.
5. Патентный закон Российской Федерации: Закон РФ от 23 сентября 1992 г. №3517-1 // ВВС РФ. –
1992. – № 42.
6. Закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслужива- ния и
наименованиях мест происхождения товаров» // ВВС РФ. – 1992. – №42.
7. Закон РФ от 23 сен. 1992 г. №3536-1 «О правовой охране топологий интегральных микросхем» //
ВВС РФ. – 1992. – №42.
8. Закон РФ от 9 июля 1993 г. №5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» // СЗ РФ. – 1995. –
№30.
9. Закон РФ от 6 авг. 1993 г. №5605-1 «О селекционных достижениях» // Российская газета. – 1993.
– 3 сен.
10. Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. №231-ФЗ «О введении в действие части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. – 2006. – 22 дек